在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，進(jìn)行商標(biāo)近似判定時是否應(yīng)考慮商標(biāo)的知名度？圍繞第29997100號“小愛同學(xué)”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）展開的商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級人民法院日前作出的終審判決給出了答案。
北京市高級人民法院指出，商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件為單方程序，引證商標(biāo)權(quán)利人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，有關(guān)引證商標(biāo)知名度的證據(jù)因而在該程序中無法得以出示。在缺乏對涉案商標(biāo)相關(guān)情況進(jìn)行充分舉證和辯論的情況下，商標(biāo)的知名度實(shí)際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當(dāng)性。
據(jù)了解，小米科技有限責(zé)任公司（下稱小米公司）于2018年4月2日提交訴爭商標(biāo)的注冊申請，指定使用在成品衣、游泳衣等第25類商品上。經(jīng)審查，原國家工商行政管理局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）認(rèn)為訴爭商標(biāo)與第25709067號“小愛同學(xué)”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)一）、第25719622號“小愛同學(xué)”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)二）構(gòu)成使用在一種或類似商品上的近似商標(biāo)，決定駁回訴爭商標(biāo)的注冊申請。
小米公司不服原商標(biāo)局作出的駁回決定，向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)審，主張訴爭商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，且引證商標(biāo)二的注冊申請已被駁回；訴爭商標(biāo)經(jīng)過使用已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場秩序，能與兩件引證商標(biāo)相區(qū)分；訴爭商標(biāo)及其產(chǎn)品已被廣大消費(fèi)者所熟知，使用在小米公司名下，相關(guān)公眾可分辨商品來源。
據(jù)了解，引證商標(biāo)一的申請日期為2017年8月4日，初審公告日期為2018年4月27日。
國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一均為中文“小愛同學(xué)”，二者文字構(gòu)成、呼叫相同，同時使用在成品衣等同一種或類似商品上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為是系列商標(biāo)或存在關(guān)聯(lián)性聯(lián)想，進(jìn)而混淆商品來源，故訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，而小米公司并未提交證據(jù)證明訴爭商標(biāo)經(jīng)使用已產(chǎn)生足以與引證商標(biāo)一相區(qū)分的顯著特征，從而不致與引證商標(biāo)一相混淆。綜上，國家知識產(chǎn)權(quán)作出駁回訴爭商標(biāo)注冊申請的復(fù)審決定。
小米公司不服，繼而向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主張引證商標(biāo)一是對其“小愛同學(xué)”商標(biāo)的惡意搶注，引證商標(biāo)一目前權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定，懇請法院中止審理；“小愛同學(xué)”經(jīng)過使用，已經(jīng)具有較高的知名度和美譽(yù)度，與小米公司建立了唯一對應(yīng)關(guān)系。庭審中，小米公司明確表示對訴爭商標(biāo)指定使用商品與引證商標(biāo)一核定使用的商品構(gòu)成同一種或類似商品沒有異議，對訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一構(gòu)成近似商標(biāo)亦沒有異議。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，截至該案開庭審理時對于引證商標(biāo)一穩(wěn)定性尚無定論，不屬于中止審理的當(dāng)然依據(jù)，引證商標(biāo)一仍構(gòu)成訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的障礙。綜上，法院一審判決駁回小米公司的訴訟請求。
小米公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，小米公司主張引證商標(biāo)一目前處于效力待定狀態(tài)，申請該案中止審理，但是直至該案二審審理過程中，小米公司并未舉證證明引證商標(biāo)一已經(jīng)被確認(rèn)無效，故引證商標(biāo)一仍然構(gòu)成訴爭商標(biāo)申請注冊的在先權(quán)利障礙。同時，小米公司提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過在指定商品上的使用、宣傳，已經(jīng)具有較高知名度，不致與引證商標(biāo)一發(fā)生混淆、誤認(rèn)。綜上，法院終審駁回小米公司上訴，維持一審判決。（王國浩）
行家點(diǎn)評
趙虎 北京市中聞律師事務(wù)所 合伙人、律師：在商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件中，不應(yīng)考慮商標(biāo)的知名度，筆者認(rèn)為原因有以下幾點(diǎn)：
第一，在商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件考慮及比對訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)的知名度，沒有法律依據(jù)。根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定，在民事侵權(quán)或者商標(biāo)異議、無效宣告程序中涉及馳名商標(biāo)的案件，應(yīng)該考慮訴爭商標(biāo)的知名度，并根據(jù)知名度的大小作出相關(guān)裁判。而在商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件中，法律沒有規(guī)定何種情況下需要考慮訴爭商標(biāo)的知名度。
第二，知名度的大小是一種對比關(guān)系，在缺少一方參與的情況下，無法進(jìn)行對比。知名度大小的考量一般發(fā)生在存在兩個或者兩件商標(biāo)存在爭議的案件中，如訴爭商標(biāo)曾經(jīng)使用過，與沒有使用和沒有宣傳的商標(biāo)相比有一定的知名度，這時還不能作出判斷，需要再比對發(fā)生排斥關(guān)系的兩件或者多件商標(biāo)，或許其他商標(biāo)也具有一定知名度，甚至知名度高于訴爭商標(biāo)。而當(dāng)考量知名度時，知名度的相對高低會對案件的判斷產(chǎn)生影響。在商標(biāo)申請駁回復(fù)審程序中，沒有引證商標(biāo)注冊人或者申請人的參與，不能提供證明引證商標(biāo)知名度的證據(jù)。只有申請注冊商標(biāo)的一方提供知名度的證據(jù)，知名度的比對無法進(jìn)行。
該案中，小米公司一方提出引證商標(biāo)一是對其“小愛同學(xué)”品牌的惡意搶注。這個主張雖然不能在商標(biāo)申請駁回復(fù)審程序中審理，但有其他救濟(jì)途徑，如可以根據(jù)商標(biāo)法第三十二條規(guī)定申請宣告引證商標(biāo)一無效，進(jìn)而可以舉證證明訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一的使用情況和知名度的高低等。