美國商標(biāo)申請注意事項
隨著國際經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展,很多國內(nèi)企業(yè)把商品/服務(wù)都紛紛推向海外市場,海外商標(biāo)的注冊和保護(hù)顯得尤為重要。美國作為世界上的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,商貿(mào)繁忙、商機無限,成為國內(nèi)商家拓展海外市場的首選。本文主要從美國商標(biāo)申請制度出發(fā),簡述幾點常見的申請注意事項,期望能最大限度地降低申請風(fēng)險。
(一)商標(biāo)申請基礎(chǔ)。美國是采用“使用在先”主義。即商標(biāo)權(quán)的獲得以商標(biāo)的實際商業(yè)使用為基礎(chǔ),商標(biāo)注冊證作為權(quán)利證明的一種初步證據(jù)。因此申請人應(yīng)既保證商標(biāo)的實際商業(yè)使用以取得商標(biāo)權(quán),又應(yīng)及時注冊以鞏固權(quán)利。美國商標(biāo)的申請基礎(chǔ)大致分為以下三種:
1、“實際使用”:該方式主要適用于申請商標(biāo)已在美國使用的情況,提交申請時需同時提交使用證明。為節(jié)省手續(xù)和成本,目前較多國內(nèi)申請人采用此方式,但對實際并未使用的申請人來說,需要承擔(dān)誠信風(fēng)險。
2、“意向使用”:該方式主要適用于申請商標(biāo)打算在美國使用的情況,相關(guān)的使用證明可在初步授權(quán)后6個月內(nèi)提交,每次可延長6個月,最多不得超過3年,并需繳納額外費用。
3、“國內(nèi)基礎(chǔ)”:該方式主要適用
于申請商標(biāo)在中國已注冊或已申請的情況,申請人可以就該國內(nèi)注冊或申請為基礎(chǔ)向美國遞交一份商標(biāo)申請,但該申請須與國內(nèi)基礎(chǔ)相一致。(二)區(qū)分“主簿”和“副簿”。這與英國及一些英聯(lián)邦國家的商標(biāo)注冊簿分為a、b兩部分很相似。一些缺乏顯著性且缺乏第二含義,但尚能區(qū)分申請人的商品或服務(wù)的商標(biāo),可被注冊到“副簿”中,“副簿”中的商標(biāo)通過連續(xù)五年(大量使用的可酌情考慮該期限)的使用證明其具有顯著性的,有可能可從“副簿”升到“主簿”中去。這樣的規(guī)定使得一些已投入商業(yè)使用的商標(biāo)不必因缺乏顯著性而放棄商標(biāo)注冊,損失積累已久的商譽,對申請人來說,也算是一種救濟(jì)。此外,對于一些因缺乏顯著性而被駁回的商標(biāo),也可以通過申請轉(zhuǎn)化為“副簿”注冊而維持其注冊性,待其通過連續(xù)五年以上的使用獲取顯著性后再申請轉(zhuǎn)為“主簿”注冊。
(三)聯(lián)邦、州兩級注冊。在美國,商標(biāo)使用者可以選擇在聯(lián)邦注冊商標(biāo),或者在業(yè)務(wù)發(fā)生的州進(jìn)行注冊,除聯(lián)邦商標(biāo)法外,美國各州都有商標(biāo)立法權(quán),有商標(biāo)的“州級注冊權(quán)”,并設(shè)有州級注冊機關(guān)。但各州商標(biāo)局均無權(quán)接受外國人的商標(biāo)注冊申請,即使外國人在美國從事貿(mào)易活動的范圍僅以一個州為限,要想獲得商標(biāo)注冊也只能向聯(lián)邦專利商標(biāo)局申請。
(四)商品分類較細(xì)化。美國雖然遵循國際尼斯分類,但是其商品服務(wù)項目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項目要求更加細(xì)化。比如,商品“計算機周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項目,但是該項商品在美國不能被接受,原因就在于商品“計算機周邊設(shè)備”的范圍太寬泛,不具體。如果要想被美國專利商標(biāo)局接受,必須細(xì)化到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機等等”。此外,雖然美國對每一類指定的商品或服務(wù)個數(shù)沒有限定,但由于美國主張“使用”原則,申請人在選擇商品/服務(wù)時一定要限定為確實在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù),切不可認(rèn)為提交的商品越多,商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣,從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù),這樣做很可能會導(dǎo)致整個商標(biāo)被撤銷。
(五)商標(biāo)構(gòu)成要素寬泛。根據(jù)《蘭哈姆法》第45條,商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)和證明商標(biāo)可以由“文字、姓氏、象征、設(shè)計或以上之組合”構(gòu)成。其中“象征”和“設(shè)計”等用詞和表述比較抽象,但也同時賦予其豐富而廣泛的內(nèi)涵。美國商標(biāo)申請可注冊要素包括文字、圖形、顏色、聲音、氣味、外觀設(shè)計、商品包裝、立體及其組合等。(六)注冊后的維護(hù)與續(xù)展。根據(jù)美國商標(biāo)法第八條之規(guī)定,已成功注冊的商標(biāo),應(yīng)自注冊日起第5-6年期間向美國專利商標(biāo)局提交使用證明,以維持該注冊商標(biāo)的有效性。如
因特別事由未使用注冊商標(biāo)的,應(yīng)說明理由并表明不放棄使用該商標(biāo),否則將導(dǎo)致該商標(biāo)被撤銷。與此同時,如果注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo),則可通過申請獲得“無可爭辯性”的權(quán)利。一旦獲得“無可爭辯性”權(quán)利,注冊人則擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨占權(quán)的確鑿證據(jù),并且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由要求撤銷該商標(biāo)注冊。此外,美國注冊商標(biāo)有效期為10年,每次續(xù)展依然需提交使用證明或不使用理由,否則,美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。