【案情回放】

2011年1月，休閑國聯(lián)公司授權被告上海蓋亞餐飲管理有限公司10年內在上海、浙江使用其Meet Fresh(鮮芋仙)商標等經營10家以內店鋪，并約定了商標標識、原物料等的采購渠道。同年12月，原告富世餐飲管理(上海)有限公司獲得該商標在中國大陸的獨占使用權。2013年1月，原告在被告店鋪公證購買爆米花，桶身上有鮮芋仙圖文標識，并顯示由上海日冠食品有限公司生產。藝禾貿易(上海)有限公司(該公司與原告、休閑國聯(lián)公司的法定代表人相同)曾向被告銷售爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶等，原告稱系經其指定。

原告以被告鮮芋仙門店銷售的爆米花應由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供為由，認為被告自行生產或自他人處購買侵犯了其商標權，起訴要求被告停止侵權、賠償損失10萬元。

上海市浦東新區(qū)人民法院經審理認為，被告根據合同約定有權生產涉案注冊商標的爆米花；原告曾指定關聯(lián)公司向被告銷售過爆米花貼紙、塑料桶等，可見并非如原告所稱應由其提供成品爆米花。即便被告違反關于商標使用方式及進貨渠道的約定，也并不因此構成商標侵權，故判決駁回原告的訴訟請求。原告不服上訴，上海市第一中級人民法院于2014年9月16日判決駁回上訴，維持原判。

【不同觀點】

原告認為，被告雖與商標注冊人之間存在特許經營合同關系，但其被授權使用涉案商標自行生產的商品是指芋圓、豆花等，而爆米花則一向由商標注冊人或其指定廠商直接提供。在特許經營合同履行過程中，商標注冊人或原告從未確認過被告可以自行生產或委托他人生產爆米花�，F(xiàn)被告銷售的爆米花由未經許可的案外人生產，其商標使用行為容易導致消費者對商品來源產生混淆，誤認為該爆米花由商標注冊人或原告生產，因此侵犯了原告對該商標享有的獨占許可使用權。

被告認為，本案糾紛的產生原因是商標注冊人將同一商標先后許可給不同主體。被告先于原告獲得商標注冊人的授權，原告在明知的情況下仍與商標注冊人簽訂獨占許可合同，可見其默認了被告獲得的商標使用許可。若原告認為被告無權使用該商標，應向商標注冊人主張相應權利。

某學者認為，被許可人使用注冊商標不當時，有可能違反特許經營合同約定而承擔違約責任，主要看其是否違反了特許經營合同的約定；也有可能構成未經許可使用他人注冊商標而應承擔侵權責任，主要應看該行為是否會造成商品來源的混淆；還有可能構成兩種責任的競合。若根據特許經營合同中關于商標許可使用的具體約定，被特許人僅有權銷售使用特許商標的商品，而無權自行生產，則其自行生產或委托他人生產的行為構成未經許可使用他人注冊商標，易造成消費者對商品來源的混淆，構成商標侵權。但若被特許人的權限包括生產使用該注冊商標的商品，則被特許人的行為屬于經商標注冊人許可的使用，不符合商標侵權行為的構成要件。即便違反了關于進貨渠道的約定，也系違反了與特許人之間的合同約定，并不因此構成商標侵權。

【法官回應】

被特許人違反商標使用約定不一定構成商標侵權

1.被特許人違約責任與商標侵權責任的區(qū)分

特許經營合同中，商標許可使用條款一般包括許可使用的期間、地域范圍、商標的使用方式等。被特許人應在特許經營合同約定范圍內，規(guī)范使用被許可使用的注冊商標。但實踐中，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，其情形主要包括：(1)超越授權的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標；(2)未經許可自行生產或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售；(3)特許經營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。

被特許人實施的上述行為中，第一種行為違反了特許經營合同關于商標使用的商品范圍或地域范圍的約定，因此構成違約。至于該行為是否構成商標侵權，目前尚存在爭議。一種觀點認為，被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標時，屬于未經許可的使用，構成商標侵權。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新阿巴拉契藝術品公司訴拉納達電子公司案以及1993年佛羅里達州南部地區(qū)法院審理的巴比特電子公司訴戴斯坎公司案中，法院認為，商標許可權是指商標權人(特許人)允許被特許人在約定的期限、范圍內按一定條件使用其商標，如果被特許人未能依照特許合同的約定，在合同約定的地域或商品之外使用特許商標，則特許人不僅有權向法院提起商標侵權訴訟，還可依據特許合同追究被特許人的違約責任 。另一種觀點則認為，注冊商標被核準使用的地域范圍為全國范圍，我國商標法并未規(guī)定商標權可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內有效。因此，當被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標時，違反的是合同約定，并不構成商標侵權。筆者認為，限定商標使用區(qū)域屬于特許經營性質的約定，當被特許人有權使用特許商標而僅僅超出地域范圍時，其提供的商品并不會產生來源混淆問題，只是流通渠道違反了合同約定，侵害的客體是合同權而非商標權，被特許人應承擔違約責任。當被特許人超出許可使用的商品范圍時，屬于未經許可的使用，構成商標侵權。

被特許人的第二種行為違反了特許經營合同關于進貨渠道的約定，故構成違約，是否構成商標侵權則需據合同約定不同而定。根據商標使用方式的不同，特許經營可分為兩種類型：一種是銷售型的特許經營，即被特許人僅有權銷售特許人提供的商品而無權自行生產，雙方關于商標使用約定的重要內容是使用有注冊商標商品的進貨渠道、銷售范圍等。此時，就商品上的商標而言，被特許人并未進行商標法意義上的使用，當然，被特許人根據合同的約定一般有權使用特許人的服務商標。另一種是生產并銷售型的特許經營，即被特許人使用特許人的注冊商標生產商品后對外銷售，雙方關于商標使用約定的重要內容是商標標識、原材料等的進貨渠道等。若系銷售型特許經營，由于被特許人無權使用特許商標生產商品，故其自行生產或自第三人處購買的商品與特許人并無關聯(lián)，其行為易導致消費者誤認為該商品與特許人有關，符合商標侵權的構成要件。此時被特許人應承擔的責任屬于侵權責任與違約責任的競合，特許人有權選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權責任。若系生產并銷售型特許經營，鑒于被特許人使用注冊商標對商品來源進行指示有合法依據，而合同關于商標標識及原材料的約定更多是出于品質保證的目的，故即便原材料或商標標識的進貨渠道違反了合同約定，也僅構成違約，并不因此構成商標侵權。

第三種行為違反了特許經營合同關于商標使用期間的約定，構成違約。同時鑒于特許經營合同已經終止，則被特許人使用許可人的注冊商標已無合法依據，屬于未經許可的使用，故同時也構成商標侵權。

2.本案被告行為不構成商標侵權

違約責任基于合同產生，行為人要承擔的是違反合同的約定義務而產生的責任，而侵權責任是基于行為人違反其法定義務而產生的責任。二者雖可能構成競合，但鑒于法律關系特征不同，當被特許人違反合同關于商標使用的約定時，并非一概構成商標侵權，而應根據商標侵權特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定。本案中，被告以其系根據特許經營合同使用被控侵權商標為由進行抗辯，原告則認為被告僅有權銷售商標權人提供的鮮芋仙爆米花，故涉案特許經營的類型成為最大的爭議焦點。

根據商標注冊人與被告簽訂的特許經營合同，開篇即約定被告有權“使用”涉案鮮芋仙商標。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言，該“使用”應然包括生產并銷售，故原告認為僅指銷售并無依據。根據合同關于特許商標使用方式的具體約定，對被告購買印有商標的容器等物(即注冊商標標識)、機器設備、原物料的渠道進行了規(guī)定，據此可以認定被告有權利用這些機器設備、原物料及注冊商標標識生產特許商品，而非僅僅有權銷售。此外，根據查明的事實，被告曾向商標權人的關聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經其指定，可見合同的實際履行情況也與約定一致，并非如原告所稱商標權人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此，本案特許經營屬于生產并銷售型而非單純銷售型，在合同約定的期限內，被告有權在其門店內生產鮮芋仙爆米花并對外銷售，其行為不構成商標侵權。

當然，被告自認其銷售的爆米花由案外人生產，而特許經營合同則約定，無論是商品還是注冊商標標識、機器設備、原物料等，除非經特許人同意或指定，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買�？梢姡�被告的行為可能違反了合同約定，特許人有權起訴追究被告的違約責任。然而，正如前所述，特許人對商標標識、原物料、機器設備等物品進貨渠道及相關條件的限定，屬于對被告履行合同義務具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與特許人之間因合同關系產生的爭議，并不因此而構成商標侵權。