商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用研究

——從TRIPS第15條第3款談起

關(guān)鍵詞: 商標(biāo)注冊(cè)，商標(biāo)使用，建設(shè)性使用

內(nèi)容提要: 注冊(cè)和使用是兩種取得商標(biāo)權(quán)的方式，TRIPS第15條第3款提供了一種使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能，這種可能的價(jià)值在于在堅(jiān)持使用取得商標(biāo)權(quán)的同時(shí)，盡量吸收注冊(cè)制度的有益元素。英國和德國承認(rèn)使用和注冊(cè)都能取得商標(biāo)權(quán)，但商標(biāo)注冊(cè)并不依賴商標(biāo)使用，法國商標(biāo)權(quán)只能通過注冊(cè)取得，而商標(biāo)使用卻并不是注冊(cè)的條件。美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度是TRIPS第15條第3款所提出的可能性的典型代表，它堅(jiān)持商標(biāo)使用產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)，發(fā)揮商標(biāo)注冊(cè)所具有的宣示商標(biāo)權(quán)的作用，而且通過將注冊(cè)申請(qǐng)視為“建設(shè)性使用”而使注冊(cè)對(duì)商標(biāo)權(quán)的歸屬有所影響。美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用，通過成文法和司法案例來進(jìn)行解讀，成文法在司法審判中得以解釋和細(xì)化，司法審判中形成的新規(guī)則又及時(shí)為成文法規(guī)所吸收，從而使成文法規(guī)得以不斷發(fā)展，這對(duì)于我國如何完善立法是很好的榜樣。

TRIPS第15條規(guī)定了對(duì)可作為商標(biāo)的標(biāo)記的要求，其中第3款涉及商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用。在商標(biāo)權(quán)的取得方式中，注冊(cè)取得和使用取得原本是并列的兩種方式，注冊(cè)主義奉行“申請(qǐng)?jiān)谙取痹瓌t，商標(biāo)權(quán)賦予申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳暾?qǐng)者，而使用主義奉行“使用在先”原則，商標(biāo)權(quán)賦予使用在先的使用者。注冊(cè)取得與使用取得體現(xiàn)了兩種不同的價(jià)值取向，有的學(xué)者將其總結(jié)為“效率與公平的選擇”。[1]圍繞兩種選擇展開的孰優(yōu)孰劣以及如何協(xié)調(diào)的討論已經(jīng)很多，筆者無意加入其中，本文將以TRIPS第15條第3款為視角對(duì)商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用進(jìn)行研究。

一、TRIPS第15條第3款的文本分析

TRIPS第15條第3款的主要意義在于為WTO各成員提供了一個(gè)將商標(biāo)使用引入商標(biāo)注冊(cè)制度，使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能性。這一可能性將商標(biāo)權(quán)的使用取得方式與商標(biāo)注冊(cè)制度相結(jié)合，在發(fā)揮商標(biāo)注冊(cè)所具有的權(quán)利公示等作用的同時(shí)，又保留了商標(biāo)使用所體現(xiàn)的商標(biāo)核心價(jià)值。

（一）商標(biāo)的使用和實(shí)際使用

TRIPS第15條第3款，在談到商標(biāo)使用時(shí)，在不同的地方分別使用了“使用”（use）和“實(shí)際使用”（actual use）兩個(gè)詞語，由此可見TRIPS文本對(duì)兩者的有意區(qū)分。因此，有必要從“商標(biāo)實(shí)際使用”被獨(dú)立強(qiáng)調(diào)的角度對(duì)商標(biāo)使用的相關(guān)概念進(jìn)行一定的梳理和說明。

大多數(shù)關(guān)于商標(biāo)使用的研究并沒有將“實(shí)際使用”從商標(biāo)使用中分離出來，即使談到“商標(biāo)實(shí)際使用”，也將其等同于“商標(biāo)使用”。[2]其中的“實(shí)際”二字僅僅是一個(gè)描述性詞語，用來形容“商標(biāo)使用”本身所具有的“現(xiàn)實(shí)發(fā)生”的特點(diǎn)，而并不具有用以區(qū)別不同“商標(biāo)使用”的意義。

筆者所見的將實(shí)際使用從商標(biāo)使用中區(qū)分出來的研究是將商標(biāo)使用劃分為三種形態(tài)，包括真實(shí)使用、意圖使用、形式使用。[3]當(dāng)然，這種劃分是學(xué)術(shù)研究的需要，正像作者所說，是從商標(biāo)使用與商標(biāo)權(quán)價(jià)值關(guān)系的角度作出的，并沒有得到商標(biāo)法實(shí)踐的足夠支持。

在關(guān)于美國《蘭哈姆法》的研究中經(jīng)常提到的與實(shí)際使用并列的另外一個(gè)概念是“意圖使用”。[4]“意圖使用”概念的采用造成了一定的誤解，似乎美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度中存在一種“意圖使用”，而“意圖使用”是與“實(shí)際使用”并列的另外一種“商標(biāo)使用”。其實(shí)，“意圖使用”來源于《蘭哈姆法》在1988年修改時(shí)增加的允許善意的意圖在商業(yè)上使用商標(biāo)的人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。[5]可見，所謂“意圖使用”其實(shí)根本就不是商標(biāo)的使用，而只是“使用商標(biāo)的意圖”，重點(diǎn)在于“意圖”，而非“使用”。而且，在《蘭哈姆法》中也沒有“實(shí)際使用”這一概念，而只有“使用”。

在筆者看來，TRIPS第15條第3款中的“實(shí)際使用”，其含義是指商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中的真實(shí)的、符合商標(biāo)基本價(jià)值和功能的使用，也即是商標(biāo)發(fā)揮其區(qū)別商品或服務(wù)來源功能的使用，這是毫無疑問的。因此，可以說，這里的“實(shí)際使用”，與學(xué)者們通常所說的“商標(biāo)使用”，在內(nèi)涵和外延上應(yīng)該是一致的，“實(shí)際” 一詞意在強(qiáng)調(diào)商標(biāo)使用在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)發(fā)生這一構(gòu)成要素。

（二）TRIPS第15條第3款的含義解析

TRIPS第15條第3款共三句話，均是圍繞商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用而展開的，第一句話將是否把商標(biāo)使用作為商標(biāo)注冊(cè)條件的權(quán)利賦予各成員自由決定，在這一句的基礎(chǔ)上，第二、三句對(duì)各成員如何在國內(nèi)法中具體實(shí)施“商標(biāo)使用”這一商標(biāo)注冊(cè)的條件提出兩項(xiàng)禁止性要求。

首先，該條款第一句即表明了TRIPS對(duì)“商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用”的基本態(tài)度，即“允許”，而非“必須”，也就是說TRIPS對(duì)該問題并沒有強(qiáng)制性的規(guī)定和要求，而是完全交由各成員自由決定，這就意味著各成員在國內(nèi)法上可以選擇不將商標(biāo)使用方面的要求引入商標(biāo)注冊(cè)，從而使商標(biāo)使用完全不能成為商標(biāo)注冊(cè)的條件。在這種情況下，該條款的第二、三句內(nèi)容也就沒有實(shí)質(zhì)意義。

其次，對(duì)于在國內(nèi)法中使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的選擇，TRIPS提出了兩項(xiàng)禁止性要求，這兩項(xiàng)禁止性要求均是關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)階段的。第一項(xiàng)是禁止將實(shí)際使用作為提交注冊(cè)申請(qǐng)的條件，也就是說，在申請(qǐng)人提出申請(qǐng)后，有關(guān)機(jī)關(guān)在作出接受或者拒絕該申請(qǐng)的判斷時(shí)，不能將實(shí)際使用作為判斷的條件。[6]第二項(xiàng)是禁止僅以自申請(qǐng)日起3年期滿后商標(biāo)未按原意使用為由拒絕該申請(qǐng)，也就是說，在申請(qǐng)人提出申請(qǐng)后，有關(guān)機(jī)關(guān)在作出接受或者拒絕該申請(qǐng)的判斷時(shí)，不能以自申請(qǐng)日起3年期滿后商標(biāo)未按原意使用為理由作出拒絕申請(qǐng)的判斷。

最后，對(duì)于在國內(nèi)法中使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的選擇，TRIPS雖然提出了兩項(xiàng)禁止性要求，但同時(shí)仍將更多的自由決定空間賦予各成員。這些空間表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)。

第一，對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用的具體解釋，TRIPS沒有具體要求，而是由各成員自由決定。在具體的司法制度內(nèi)，為商標(biāo)法所認(rèn)可的商標(biāo)使用，尤其是商標(biāo)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用的具體范圍和內(nèi)容仍依賴于具體的法律規(guī)定和司法實(shí)踐中的判斷。各國商標(biāo)法一般會(huì)從表現(xiàn)形式上對(duì)商標(biāo)使用進(jìn)行定義，司法實(shí)踐中也會(huì)對(duì)相關(guān)法律規(guī)定作出具體的解釋，尤其是在出現(xiàn)新的商標(biāo)使用方式時(shí)，但毫無疑問的是，各國彼此的差異是不可避免的，而這也正是各國自由決定的體現(xiàn)。

第二，對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的實(shí)現(xiàn)方式，以及相關(guān)程序，TRIPS沒有具體的要求，而是由各成員自由決定。比如，TRIPS禁止將實(shí)際使用作為提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的條件，但并沒有禁止為提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)定其他的條件，所以如果成員國要求申請(qǐng)人在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)承諾或保證商標(biāo)會(huì)盡快在商業(yè)活動(dòng)中使用，這并沒有違背TRIPS的要求。

因此，可以說，TRIPS第15條第3款雖然包含了禁止性的規(guī)定，但仍使各成員在國內(nèi)法中對(duì)商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的規(guī)定有廣泛的自由選擇的空間。

二、商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的價(jià)值探討

TRIPS第15條第3款為各成員提供了在國內(nèi)法中使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能，而當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用，從而使商標(biāo)使用成為商標(biāo)取得注冊(cè)的條件之一時(shí)，在商標(biāo)權(quán)的取得方式層面，其本質(zhì)仍是“商標(biāo)使用取得商標(biāo)權(quán)”，而這一選擇的價(jià)值在于，在堅(jiān)持商標(biāo)使用作為取得商標(biāo)權(quán)的核心要素的同時(shí)，吸收了商標(biāo)注冊(cè)制度本身的一些有益元素。

（一）商標(biāo)權(quán)的兩種取得方式

在目前的商標(biāo)法制度中，存在兩種取得商標(biāo)權(quán)的方式，分別是注冊(cè)取得和使用取得，雖然各國商標(biāo)法千差萬別，關(guān)于商標(biāo)權(quán)取得的規(guī)定也各式各樣，但很難找到一種既不屬于注冊(cè)取得也不屬于使用取得的商標(biāo)權(quán)取得制度，同樣，雖然“在當(dāng)今世界，兩種模式的區(qū)別仍然存在，但都在向某種折衷的模式轉(zhuǎn)變，以維護(hù)注冊(cè)和使用在商標(biāo)確權(quán)效力中的合理平衡”，[7]但是在深入探究某一商標(biāo)權(quán)取得制度的本質(zhì)時(shí)，仍不免落入注冊(cè)取得抑或使用取得的二選一的境地。

1．使用取得商標(biāo)權(quán)

相比較商標(biāo)權(quán)的注冊(cè)取得，使用取得是一種更貼近商標(biāo)出現(xiàn)并使用的歷史現(xiàn)實(shí)，更昭示商標(biāo)現(xiàn)實(shí)意義和價(jià)值的一種商標(biāo)權(quán)取得方式。商標(biāo)是在商品交易中出現(xiàn)的，是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的自然結(jié)果，在現(xiàn)代的法律制度對(duì)其承認(rèn)并進(jìn)行調(diào)整之前，在商品交易市場中被使用的商標(biāo)上已經(jīng)體現(xiàn)了自然權(quán)利的存在。

作為普通法國家的英國，其法院在1584年的桑福斯案（Sandforth' s Case）中就已經(jīng)承認(rèn)制止商標(biāo)侵權(quán)的普通法上的權(quán)利。[8]這是現(xiàn)代法律制度確認(rèn)商標(biāo)使用產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)并提供保護(hù)的真實(shí)體現(xiàn)。同樣，作為大陸法國家的法國，在1857年制定的《關(guān)于使用原則和不審查原則為內(nèi)容的制造標(biāo)記和商標(biāo)的法律》，同樣是認(rèn)可使用取得商標(biāo)權(quán)的例證。從其名稱不難看出，這部法律只是按照市場運(yùn)行的本來面目直接確認(rèn)了基于實(shí)際使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)，依據(jù)該法建立的注冊(cè)制度則意在為商標(biāo)使用提供證據(jù)，對(duì)已經(jīng)存在的商標(biāo)權(quán)起一種宣告和推定作用。 [9]可以說，使用取得商標(biāo)權(quán)是現(xiàn)代商標(biāo)法制度在早期所普遍采用的商標(biāo)權(quán)取得方式。

2．注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)

注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的方式出現(xiàn)較晚，如果說商標(biāo)權(quán)的使用取得是法律對(duì)商標(biāo)出現(xiàn)、使用、需要被保護(hù)的現(xiàn)實(shí)需求在第一時(shí)間的本能的、直接的、如實(shí)的反映，那么商標(biāo)權(quán)的注冊(cè)取得就可以說是在相當(dāng)長的一段時(shí)間的思考后，法律為更方便、更有效地調(diào)整商標(biāo)法律關(guān)系而進(jìn)行的有意制度設(shè)計(jì)。

值得說明的是，注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)與商標(biāo)的注冊(cè)制度并不是相同的概念，雖然注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的方式必然依賴一套商標(biāo)注冊(cè)制度的存在，但商標(biāo)注冊(cè)制度的存在并不必然代表著注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)方式的采用，這一點(diǎn)在商標(biāo)注冊(cè)制度出現(xiàn)的早期就更為明顯。以上文提到的法國的《關(guān)于使用原則和不審查原則為內(nèi)容的制造標(biāo)記和商標(biāo)的法律》為例，該法建立了商標(biāo)注冊(cè)制度，但該制度只不過是對(duì)經(jīng)過使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)的承認(rèn)和宣示，并不意味著注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)這一方式的采用。

作為與使用取得商標(biāo)權(quán)并列的一種商標(biāo)權(quán)取得方式，注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)不會(huì)對(duì)商標(biāo)是否使用有所要求，而是僅為商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)?jiān)O(shè)定一定的形式要件，申請(qǐng)人只要提出符合該形式要件的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，官方經(jīng)過審查并核準(zhǔn)后，該申請(qǐng)人就能取得商標(biāo)的注冊(cè)和商標(biāo)權(quán)。這一商標(biāo)權(quán)的取得方式，對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)的要求不涉及商標(biāo)是否已經(jīng)使用的事實(shí)。這時(shí)的商標(biāo)注冊(cè)，其效力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其出現(xiàn)早期的對(duì)已有商標(biāo)權(quán)的宣示、推定效力，而具有了與商標(biāo)使用相同的對(duì)于取得商標(biāo)權(quán)的效力，從而最終確立了注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的方式。

（二）商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的價(jià)值和意義

注冊(cè)和使用，雖然在目前的商標(biāo)法制度中一般來說代表著兩種并列的商標(biāo)權(quán)取得方式，但當(dāng)TRIPS第15條第3款提出使商標(biāo)使用成為商標(biāo)取得注冊(cè)的條件之一時(shí)，就為商標(biāo)取得注冊(cè)，在相關(guān)的形式條件之上添加了“商標(biāo)使用”的實(shí)質(zhì)要求�！吧虡�(biāo)使用”這一實(shí)質(zhì)條件的存在，突破了作為取得商標(biāo)權(quán)方式之一的注冊(cè)制度僅包含形式條件的限制，因此，此時(shí)的注冊(cè)已經(jīng)不再是“取得商標(biāo)權(quán)的方式之一”層面的概念，而僅是單純指代商標(biāo)注冊(cè)制度。

當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用時(shí)，商標(biāo)使用的重要性得以凸顯，如果探究此時(shí)商標(biāo)權(quán)取得的方式，其在本質(zhì)上理應(yīng)屬于使用取得。但這時(shí)的使用取得與早期英國判例中保護(hù)的普通法上的商標(biāo)權(quán)，又有所不同，畢竟TRIPS第15條第3款提出了將商標(biāo)注冊(cè)制度與商標(biāo)使用的實(shí)質(zhì)要求相結(jié)合的可能，這種可能的價(jià)值和意義在于，在保留商標(biāo)使用對(duì)商標(biāo)權(quán)存在并受保護(hù)的決定性作用的同時(shí)，又意圖吸收商標(biāo)注冊(cè)制度本身所具有的價(jià)值。

商標(biāo)是作為商業(yè)活動(dòng)的標(biāo)志而受法律保護(hù)的，因此，實(shí)際使用或者說真實(shí)的商業(yè)使用是商業(yè)標(biāo)志獲得法律保護(hù)的必要條件和正當(dāng)理由。[10]商標(biāo)最基本的功能在于區(qū)別商品或服務(wù)的來源，若沒有商標(biāo)在商品交易中的使用，又何談商標(biāo)的區(qū)別功能，商標(biāo)使用是法律承認(rèn)商標(biāo)權(quán)的存在并給予保護(hù)的最根本原因。商標(biāo)權(quán)通過使用而取得，符合商標(biāo)功能的要求，也在最大程度上肯定了商標(biāo)權(quán)存在的最核心價(jià)值。同時(shí)，這也與商標(biāo)權(quán)出現(xiàn)并為法律所認(rèn)可的早期現(xiàn)實(shí)相吻合。

但不可否認(rèn)的是，目前的商標(biāo)法現(xiàn)實(shí)已經(jīng)與早期非常不同，注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的方式被廣泛采用。絕大多數(shù)國家及地區(qū)的商標(biāo)立法都規(guī)定了商標(biāo)權(quán)經(jīng)由注冊(cè)取得這一原則。[11]注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的廣受歡迎，是與商標(biāo)注冊(cè)制度本身的特點(diǎn)密切相關(guān)的，商標(biāo)注冊(cè)要求將商標(biāo)登記在向公眾公開的登記簿上，如果采用注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)的方式，那么注冊(cè)就成為一種最安全、最直接、最方便的權(quán)利公示、通知以及證明的方式和途徑，而這又恰恰是使用取得商標(biāo)權(quán)所缺乏的。

使用取得和注冊(cè)取得各有優(yōu)勢之處，如何在兩者之間調(diào)和以達(dá)到最佳的效果也是商標(biāo)權(quán)取得制度研究中經(jīng)久不衰的課題。但從各國商標(biāo)法現(xiàn)實(shí)來看，兩者之間涇渭分明的格局尚未改變，即使是在同時(shí)將使用和注冊(cè)作為取得商標(biāo)權(quán)方式的國家里，兩者也僅是在商標(biāo)法制度中并存而已，卻并沒有出現(xiàn)人們所期待的彼此融合并形成新模式的一幕。也許在這兩種商標(biāo)權(quán)取得方式之間，并沒有調(diào)和的空間和余地，法律制度設(shè)計(jì)所能做的只能是在堅(jiān)持一種方式的同時(shí)，盡量在另外一種方式中吸取所能利用的某些有益的元素，而這正是TRIPS第15條第3款所嘗試的。

在商標(biāo)權(quán)取得方式層面，TRIPS第15條第3款所提出的商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能性，其所代表的仍是一種商標(biāo)權(quán)由使用取得的方式和制度，但這種將商標(biāo)使用與商標(biāo)注冊(cè)的結(jié)合，在堅(jiān)持了商標(biāo)使用在商標(biāo)權(quán)取得方面的決定性作用和根本性價(jià)值的同時(shí)，能在多大程度上吸收注冊(cè)制度的有益元素，會(huì)不會(huì)使商標(biāo)注冊(cè)制度又退回到它剛出現(xiàn)時(shí)的命運(yùn)和軌跡，即僅僅是對(duì)已經(jīng)存在的商標(biāo)權(quán)的宣示，這些問題都無法在TRIPS第15條第3款中找到答案。因?yàn)門RIPS第15條第3款僅僅提供了使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能，而將具體制度的設(shè)計(jì)交給各成員自由決定。因此，商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的嘗試及其是否能夠?qū)崿F(xiàn)所追求的價(jià)值和意義，都離不開具體商標(biāo)注冊(cè)制度的實(shí)證研究。

三、商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的個(gè)案研究

筆者在此部分將涉及一些國家的商標(biāo)注冊(cè)制度，但筆者的目的并非在于呈現(xiàn)各國商標(biāo)注冊(cè)制度的全景或者對(duì)它們進(jìn)行全面的比較研究，而是以商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用為視角，研究各主要國家的商標(biāo)注冊(cè)制度是否進(jìn)行了TRIPS第15條第3款所提示的那種嘗試，以及是否、在何種程度上實(shí)現(xiàn)了使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用所期望的價(jià)值和意義。

（一）英國商標(biāo)注冊(cè)制度

在商標(biāo)權(quán)的保護(hù)方面，英國是當(dāng)之無愧的先驅(qū)，早在1584年，英國法院就確認(rèn)了對(duì)使用取得的商標(biāo)權(quán)提供保護(hù)的普通法原則。在此后相當(dāng)長的時(shí)間里，按照普通法上確立的原則尋求對(duì)使用的商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)是英國商標(biāo)權(quán)人的惟一選擇。

1875年，英國通過了《商標(biāo)注冊(cè)法》，該法第1條規(guī)定“除非商標(biāo)注冊(cè)，否則不能提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟”。雖然該條內(nèi)容意味著商標(biāo)注冊(cè)是提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟的條件，但卻并不意味著只要商標(biāo)進(jìn)行了注冊(cè)，就能提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟尋求保護(hù)。該法并未要求商標(biāo)注冊(cè)之前必須使用，[12]這也就意味著未使用的商標(biāo)同樣能夠進(jìn)行注冊(cè)。但問題是該法并沒有創(chuàng)建一個(gè)侵權(quán)訴訟的救濟(jì)方式，而是沿用普通法的救濟(jì)方式。[13]當(dāng)時(shí)的法院仍然態(tài)度明確地認(rèn)為只有通過真正的貿(mào)易活動(dòng)產(chǎn)生了商譽(yù)之后，商標(biāo)才可以得到保護(hù)。[14]因此，1875年英國的《商標(biāo)注冊(cè)法》所規(guī)定的商標(biāo)注冊(cè)制度，并沒有真正采用注冊(cè)產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)的方式。如果說該法規(guī)定了商標(biāo)注冊(cè)可以產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)，那么這種權(quán)利只是表面上推定有效的權(quán)利，[15]并不能獨(dú)立于普通法中使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)在法院訴訟中得到保護(hù)。

1905年的《商標(biāo)注冊(cè)法》可以視為英國商標(biāo)制度變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即由單一的“使用原則”過渡為“使用原則”與“注冊(cè)原則”并存。[16]從此，在英國，商標(biāo)注冊(cè)與早已在普通法上得到承認(rèn)的商標(biāo)使用一樣，成為商標(biāo)權(quán)取得的方式。

根據(jù)現(xiàn)行的1994年英國《商標(biāo)法》，商標(biāo)的使用并不是取得商標(biāo)注冊(cè)的條件，沒有使用的商標(biāo)在符合商標(biāo)注冊(cè)要求的情況下，可以取得商標(biāo)的注冊(cè)。注冊(cè)的商標(biāo)，被視為一種財(cái)產(chǎn)權(quán)，注冊(cè)商標(biāo)所有人擁有該權(quán)利及該法所提供的救濟(jì)。[17]這也就意味著，無論使用與否，單純的商標(biāo)注冊(cè)就能產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)，并可以在法院訴訟中得到保護(hù)。但傳統(tǒng)的普通法上承認(rèn)的使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)并沒有被取代，雖然該法不會(huì)對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)提供救濟(jì)，但也不會(huì)影響有關(guān)假冒的法律。[18]而所謂“有關(guān)假冒的法律”，正是普通法上對(duì)使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)提供保護(hù)的原則。

英國商標(biāo)注冊(cè)制度，在普通法較早地承認(rèn)使用產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)原則的背景下，從無到有，并使注冊(cè)成為與使用并列的取得商標(biāo)權(quán)的方式，但英國的商標(biāo)注冊(cè)制度，從未將商標(biāo)使用作為注冊(cè)的條件，也從未使商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用。注冊(cè)和使用，雖然在英國商標(biāo)法制度中并存，但并沒有結(jié)合在一起。因此，英國商標(biāo)注冊(cè)制度對(duì) TRIPS第15條第3款的個(gè)案研究意義并不大。

（二）法國、德國的商標(biāo)注冊(cè)制度

與英國商標(biāo)注冊(cè)制度相似，法國和德國作為大陸法系的代表，所設(shè)立的商標(biāo)注冊(cè)同樣不依賴商標(biāo)使用。

法國早在1857年就制定了系統(tǒng)的商標(biāo)法，即《關(guān)于以使用原則和不審查原則為內(nèi)容的制造標(biāo)記和商標(biāo)的法律》，該法在世界范圍率先創(chuàng)立了商標(biāo)注冊(cè)制度。此時(shí)的商標(biāo)注冊(cè)制度是對(duì)依據(jù)使用原則產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)的確認(rèn)，因此，可以說，商標(biāo)的注冊(cè)是依賴于商標(biāo)使用的，但這一態(tài)度在1964年被改變。1964年《商標(biāo)法》可以視為法國商標(biāo)制度發(fā)生改變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即由使用原則轉(zhuǎn)變?yōu)樽��?cè)原則。[19]從此，商標(biāo)注冊(cè)是在法國取得商標(biāo)權(quán)的惟一方式，而商標(biāo)注冊(cè)的條件中并不包含商標(biāo)使用的要求。

德國現(xiàn)行商標(biāo)法是在1995年1月1日生效的《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》，該法明確了產(chǎn)生商標(biāo)保護(hù)的三種途徑，分別是：一個(gè)標(biāo)志在專利局設(shè)立的注冊(cè)簿上作為商標(biāo)注冊(cè)；通過在商業(yè)過程中使用，一個(gè)標(biāo)志在相關(guān)商業(yè)范圍內(nèi)獲得作為商標(biāo)的第二含義；一個(gè)標(biāo)志具有《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條之二意義上的馳名商標(biāo)的知名度。[20]因此，在德國，注冊(cè)和使用都可以取得商標(biāo)權(quán)，但商標(biāo)注冊(cè)的條件中并不包含商標(biāo)使用的要求。

（三）美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度

美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度是由《蘭哈姆法》規(guī)定的。[21]該法自1947年實(shí)施以來，經(jīng)歷過數(shù)十次的修改，而1988年的修改內(nèi)容之一是在商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)方式中增加了基于商標(biāo)使用意圖的申請(qǐng)，這被稱為是“迄今最根本性的改變”。[22]與英、法、德三國的商標(biāo)注冊(cè)制度不同，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)依賴于商標(biāo)的使用，商標(biāo)使用是取得聯(lián)邦注冊(cè)的條件之一，因此，對(duì)于TRIPS第15條第3款所提出的商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能性，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度是一個(gè)很好的注解，也是本文個(gè)案研究的重點(diǎn)。

提出美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的兩種基礎(chǔ)分別是“商標(biāo)使用”和“商標(biāo)使用意圖”。這兩種方式雖然在提出注冊(cè)申請(qǐng)的基礎(chǔ)上有所區(qū)別，但在商標(biāo)注冊(cè)的取得過程中對(duì)商標(biāo)使用的依賴卻是相同的。

1．依賴性體現(xiàn)一—基于商標(biāo)使用的注冊(cè)申請(qǐng)

基于商標(biāo)使用的注冊(cè)申請(qǐng)，在1988年《蘭哈姆法》修改前是惟一的申請(qǐng)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的方式。這一方式是“商標(biāo)權(quán)通過使用而取得”這一價(jià)值選擇的最完整的體現(xiàn)；是為那些已經(jīng)在商業(yè)活動(dòng)中使用某一商標(biāo)的商標(biāo)所有人提供的，該商標(biāo)所有人可以通過支付規(guī)定的費(fèi)用，并向?qū)＠�商�?biāo)局（Patent andTrademark Office）提交申請(qǐng)和被證實(shí)的聲明來要求注冊(cè)這一已經(jīng)在商業(yè)活動(dòng)中使用的商標(biāo)。[23]當(dāng)然，申請(qǐng)和聲明需要滿足一定的具體要求。[24]

從提交注冊(cè)申請(qǐng)到最終取得商標(biāo)注冊(cè)之間還有很多的程序，包括審查、公告、異議，甚至上訴。經(jīng)過這些程序后，除非商標(biāo)異議成功，該商標(biāo)申請(qǐng)人就有權(quán)取得注冊(cè)，專利商標(biāo)局將簽發(fā)注冊(cè)證。[25]

在這種申請(qǐng)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的方式中，商標(biāo)使用是提出申請(qǐng)的基礎(chǔ)性條件，其中所體現(xiàn)出來的對(duì)商標(biāo)使用的依賴可見一斑。

2．依賴性體現(xiàn)二—基于商標(biāo)使用意圖的注冊(cè)申請(qǐng)

基于商標(biāo)使用意圖的注冊(cè)申請(qǐng)，是1988年《蘭哈姆法》修改中新添加的一種申請(qǐng)注冊(cè)的方式，這一方式為申請(qǐng)人在使用商標(biāo)之前提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峁┝送緩剑�但在最終取得商標(biāo)注冊(cè)時(shí)仍離不開商標(biāo)的使用。

具有在商業(yè)活動(dòng)中使用某一商標(biāo)的真實(shí)意圖的人，可以通過支付規(guī)定的費(fèi)用，并向?qū)＠�商�?biāo)局提交申請(qǐng)和被證實(shí)的聲明，來要求注冊(cè)該商標(biāo)。[26]同樣，這一申請(qǐng)和聲明需要滿足一定的要求。[27]

基于商標(biāo)使用意圖的注冊(cè)申請(qǐng)同樣要經(jīng)歷商標(biāo)審查、公告、異議，甚至上訴的階段。但不同的是，當(dāng)經(jīng)過這一系列程序后，且異議沒有成功時(shí)，基于商標(biāo)使用意圖提出申請(qǐng)的申請(qǐng)人將收到一份核準(zhǔn)的通知（a notice of allowance），而不是注冊(cè)證的簽發(fā)。[28]在核準(zhǔn)通知之日起6個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人應(yīng)該向?qū)＠�商�?biāo)局提交一份被證實(shí)的聲明，并按要求附一定數(shù)量的商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中使用的樣本（specimen）或副本（facsimile），這份聲明中應(yīng)包含該商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中使用的內(nèi)容，并說明第一次使用的時(shí)間等。 [29]經(jīng)過審查，如果商標(biāo)使用的聲明被接受，該商標(biāo)就會(huì)被注冊(cè)，專利商標(biāo)局也將簽發(fā)注冊(cè)證。[30]如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有提交商標(biāo)使用的聲明，除非能證明是無意的，將會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)申請(qǐng)的放棄。[31]在這種情況下，商標(biāo)注冊(cè)當(dāng)然是不能取得的。

在這種申請(qǐng)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的方式中，雖然在提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，并不要求商標(biāo)已經(jīng)使用，但在商標(biāo)注冊(cè)的最終取得時(shí)，仍是依賴于商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中使用的事實(shí)，沒有商標(biāo)使用，申請(qǐng)人就無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出商標(biāo)使用的聲明和證據(jù)，其申請(qǐng)將被視為放棄，根本無法取得注冊(cè)。

（四）小結(jié)：從具體注冊(cè)制度看商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的價(jià)值

對(duì)于TRIPS第15條第3款所提出的商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的可能性，在英、法、德、美四國的商標(biāo)注冊(cè)制度中，只有美國的聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)是以商標(biāo)使用為條件的。但美國的聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度形成在TRIPS之前，因此，與其說美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度是實(shí)踐TRIPS第15條第3款的典型代表，不如說TRIPS 第15條第3款的形成是在一定程度上考慮美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度的結(jié)果。但不管怎樣，都不會(huì)影響以美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度來闡述、解釋TRIPS第15條第3 款的可行性。

作為TRIPS第15條第3款的具體體現(xiàn)，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的制度設(shè)計(jì)反映了相同的價(jià)值追求，那就是在堅(jiān)持使用取得商標(biāo)權(quán)原則的同時(shí)，盡量吸收商標(biāo)注冊(cè)的有益元素，但這種價(jià)值追求是如何實(shí)現(xiàn)、在何種程度上實(shí)現(xiàn)的，就只能從具體的制度設(shè)計(jì)上探究。

1.使用取得商標(biāo)權(quán)原則的堅(jiān)持

美國聯(lián)邦商標(biāo)制度堅(jiān)持了使用取得商標(biāo)權(quán)的原則。與英國一樣，作為普通法國家，美國承認(rèn)普通法上的商標(biāo)權(quán)，商標(biāo)所有人依據(jù)商標(biāo)的使用就能夠在法院尋求普通法上的保護(hù)。但同時(shí)，《蘭哈姆法》規(guī)定了對(duì)聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)提供的保護(hù)，但取得聯(lián)邦注冊(cè)的條件之一，或者說實(shí)質(zhì)上的條件是商標(biāo)使用，這也就意味著，商標(biāo)使用同樣是享受《蘭哈姆法》所提供的保護(hù)的條件。

因此，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)依賴商標(biāo)使用的制度設(shè)計(jì)，貫徹了普通法上形成的商標(biāo)使用取得商標(biāo)權(quán)的原則，這反映了對(duì)商標(biāo)使用作為商標(biāo)權(quán)存在并受到保護(hù)的根本性價(jià)值和理由的承認(rèn)和堅(jiān)持。

2．注冊(cè)的價(jià)值和意義

美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度，在堅(jiān)持了使用取得商標(biāo)權(quán)原則的同時(shí)，也賦予了聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)一定的價(jià)值和意義，主要是以下兩種。

首先，商標(biāo)注冊(cè)證具有初步證據(jù)效力。

取得聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)后，注冊(cè)證在三個(gè)方面具有初步證據(jù)的效力：一是證明注冊(cè)的商標(biāo)和該商標(biāo)注冊(cè)的有效性；二是證明所有人對(duì)該商標(biāo)的所有權(quán)；三是所有人在商業(yè)活動(dòng)中在特定商品或服務(wù)上，按照注冊(cè)證中列明的條件和要求使用該商標(biāo)的排他性的權(quán)利。[32]這一初步證據(jù)效力，與商標(biāo)注冊(cè)制度在英國、法國剛出現(xiàn)時(shí)所發(fā)揮的對(duì)已經(jīng)存在的商標(biāo)權(quán)進(jìn)行宣示、證明的作用，并沒有什么差別。

其次，商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)被視為“建設(shè)性使用”（constructive use）。

“建設(shè)性使用”是《蘭哈姆法》中所使用的概念，它賦予使用人的是一種就該商標(biāo)在全國范圍內(nèi)在特定商品或服務(wù)上對(duì)抗他人的優(yōu)先權(quán)。[33]注冊(cè)申請(qǐng)被視為建設(shè)性使用的條件是該商標(biāo)的成功注冊(cè)。[34]這種優(yōu)先權(quán)不能對(duì)抗的人包括三種沒有放棄其商標(biāo)的人，分別是：在該申請(qǐng)之前已經(jīng)使用該商標(biāo)的人；在該申請(qǐng)之前已經(jīng)提交注冊(cè)申請(qǐng)，且其注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)趯徖砘蚝蠼?jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的人；在該申請(qǐng)之前已經(jīng)提交國外的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并由此享有優(yōu)先權(quán)，且按照《蘭哈姆法》相關(guān)規(guī)定提出注冊(cè)申請(qǐng)，且其注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)趯徖砘蚝蠼?jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的人。[35]除了這三種沒有放棄其商標(biāo)的人，“建設(shè)性使用”所賦予的優(yōu)先權(quán)可以對(duì)抗其他所有的人。

注冊(cè)申請(qǐng)被視為建設(shè)性使用，并賦予申請(qǐng)人優(yōu)先權(quán)，對(duì)于基于商標(biāo)使用意圖提出注冊(cè)申請(qǐng)的申請(qǐng)人更為有利。因?yàn)閷?duì)于基于商標(biāo)使用提出注冊(cè)申請(qǐng)的申請(qǐng)人來說，他對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用的事實(shí)發(fā)生在申請(qǐng)注冊(cè)之前，他完全能夠以其在申請(qǐng)注冊(cè)之前的商標(biāo)使用行為來對(duì)抗他人。因此，雖然《蘭哈姆法》在相關(guān)規(guī)定中并沒有區(qū)分兩種申請(qǐng)注冊(cè)的方式，但實(shí)際上，這一規(guī)定的作用和意義體現(xiàn)在基于商標(biāo)使用意圖提交注冊(cè)申請(qǐng)的申請(qǐng)人身上。

基于商標(biāo)使用意圖提出注冊(cè)申請(qǐng)的申請(qǐng)人，在其提出申請(qǐng)之時(shí)，其商標(biāo)尚未在商業(yè)活動(dòng)中使用，其最終取得注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用的事實(shí)必然發(fā)生在其提出申請(qǐng)之后至提交商標(biāo)使用聲明之前這段時(shí)間。假設(shè)一種情形，在申請(qǐng)人基于使用意圖提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之后，且在其將商標(biāo)使用于商業(yè)活動(dòng)之前，有他人在商業(yè)活動(dòng)中使用了該商標(biāo)，且在相同或類似的商品或服務(wù)上。顯然，他人在商業(yè)活動(dòng)中對(duì)商標(biāo)的使用先于申請(qǐng)人，依據(jù)在先使用取得商標(biāo)權(quán)的原則，商標(biāo)權(quán)應(yīng)該由他人享有。但依據(jù)《蘭哈姆法》的相關(guān)規(guī)定，只要申請(qǐng)人能夠按照程序最終取得注冊(cè)，即使其在商業(yè)活動(dòng)中使用該商標(biāo)的真正的時(shí)間晚于他人，但申請(qǐng)人的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)被視為建設(shè)性使用，并賦予申請(qǐng)人就該商標(biāo)在全國范圍內(nèi)對(duì)抗他人的優(yōu)先權(quán)，該他人顯然不屬于不能對(duì)抗的三種人的范圍，所以申請(qǐng)人的優(yōu)先權(quán)能夠?qū)�抗他人，該商�?biāo)權(quán)仍是由申請(qǐng)人取得。

在上述美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的兩種主要價(jià)值中，雖然商標(biāo)注冊(cè)證的初步證據(jù)效力，與英法早期商標(biāo)注冊(cè)制度的作用并沒有不同，從而體現(xiàn)了與商標(biāo)注冊(cè)制度早期相同的命運(yùn)和軌跡，但商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)被視為“建設(shè)性使用”，卻是美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度的創(chuàng)新，這一創(chuàng)新為在后的商標(biāo)使用基于在先的申請(qǐng)對(duì)抗他人晚于該申請(qǐng)但早于該使用的商標(biāo)使用提供了可能。這也使美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的意義在使用取得商標(biāo)權(quán)原則下突破了對(duì)已經(jīng)存在的商標(biāo)權(quán)的宣示、證明的價(jià)值局限，而對(duì)商標(biāo)權(quán)的歸屬能夠有所影響。

四、美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)所依賴的“商標(biāo)使用”的解釋

TRIPS將對(duì)商標(biāo)注冊(cè)所依賴的“商標(biāo)使用”的內(nèi)涵和范圍的具體解釋交給各成員，作為TRIPS第15條第3款具體實(shí)施的典型代表，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度對(duì)注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用的闡釋就值得進(jìn)一步研究。這一解釋不僅體現(xiàn)在《蘭哈姆法》中，體現(xiàn)在《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》中，也體現(xiàn)在司法案例中，且在不斷發(fā)展的社會(huì)實(shí)踐的基礎(chǔ)上不斷地修改和完善。

（一）《蘭哈姆法》的規(guī)定—原則性解釋

美國《蘭哈姆法》首先將滿足注冊(cè)要求的商標(biāo)使用定義為“商業(yè)活動(dòng)中的使用”（use in com-merce）。[36]進(jìn)而又將“商業(yè)活動(dòng)中的使用”的含義具體解釋為“在正常的貿(mào)易過程中的真誠使用”，而不包括“僅僅為對(duì)一個(gè)商標(biāo)保有權(quán)利而進(jìn)行的使用”。[37]

在這一抽象規(guī)定的基礎(chǔ)上，《蘭哈姆法》對(duì)符合注冊(cè)要求的商業(yè)括動(dòng)中的使用區(qū)分商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)進(jìn)行了具體的說明。對(duì)于商品商標(biāo)來說，在滿足下述兩個(gè)條件時(shí)，該使用就被視為在商業(yè)活動(dòng)中的使用：（1）該商標(biāo)以任何方式顯示于該商品（the goods）上，或該商品的容器（containers）上，或與該商品相關(guān)的展示（display associated therewith）上，或附加在商品上的標(biāo)簽（tags or labels affixed thereto）上，或商品的性質(zhì)決定上述方式不適合時(shí)，該商標(biāo)顯示于與該商品或其銷售有關(guān)的文件上；（2）該商品在商業(yè)活動(dòng)中被銷售或運(yùn)輸。[38]對(duì)于服務(wù)商標(biāo)來說，該商標(biāo)使用或展示在服務(wù)的有償提供和廣告中，且該服務(wù)在商業(yè)活動(dòng)中被提供或者該服務(wù)在兩個(gè)州以上的地區(qū)或者在美國和一個(gè)外國被提供，且提供服務(wù)的人也是在商業(yè)活動(dòng)中經(jīng)營該項(xiàng)服務(wù)的人。[39]

（二）《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》的規(guī)定—證據(jù)形式的細(xì)化

《蘭哈姆法》雖然對(duì)商標(biāo)使用進(jìn)行了解釋，但其解釋仍然是較為原則的，在實(shí)踐中，商標(biāo)使用最終體現(xiàn)為哪些可以被接受的使用證據(jù)形式，這都由《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》（Trademark Manual Examining Procedure,縮寫為TMEP）列明。《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》是美國專利商標(biāo)局進(jìn)行商標(biāo)審查的具體依據(jù)，該手冊(cè)經(jīng)過多次修改，目前使用的是2013年 10月公布的版本。這一手冊(cè)將《蘭哈姆法》中關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的方方面面的問題逐一細(xì)化，其中的第904節(jié)包含了可以和不能作為商標(biāo)使用證據(jù)的幾種形式。

可以作為使用證據(jù)的形式包括：（1）通過標(biāo)簽將商標(biāo)使用于商品或商品容器上時(shí)的標(biāo)簽；（2）印在商品、商品的容器或附在商品或容器上的標(biāo)簽上的商標(biāo)；（3）在商品包裝上的商標(biāo)的使用；（4）在沒有替代證據(jù)的時(shí)候，CD、DVD等電子和數(shù)字媒體證據(jù)；（5）使用于電腦軟件、電影、錄像的商標(biāo)證據(jù)；（6）與準(zhǔn)備出售的商品有關(guān)的一個(gè)展示（display）；（7）目錄；（8）電子版展示，即顯示商品、與該商品聯(lián)系的商標(biāo)，以及提供訂購商品方式的網(wǎng)頁；（9）手冊(cè)；（10）其他不適宜在商品、包裝、展示上使用商標(biāo)時(shí)的商標(biāo)使用證據(jù)；除此之外，還包括其他一些特殊的商標(biāo)，比如聲音商標(biāo)、氣味商標(biāo)，動(dòng)態(tài)商標(biāo)的使用證據(jù)。[40]不能作為商標(biāo)使用證據(jù)的形式包括：（1）商標(biāo)的照片或者描繪；（2）廣告宣傳材料；（3）插入商品包裝中的材料。[41]

該手冊(cè)不僅列舉了上述的關(guān)于商標(biāo)使用證據(jù)的形式的名稱，而且對(duì)各種使用形式的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的解釋，并以此作為商標(biāo)審查中對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)是否滿足注冊(cè)要求作出判斷的依據(jù)。

（三）案件裁定的解釋—以“網(wǎng)頁”中的商標(biāo)使用為例

《蘭哈姆法》是美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度的基本法律，而《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》則是商標(biāo)審查的具體依據(jù)，但不論是對(duì)前者的解釋，還是后者的完善，都是在商標(biāo)案件的審理中完成的，這才是美國普通法中“法官造法”傳統(tǒng)的延續(xù)。筆者以“網(wǎng)頁中的商標(biāo)使用”為例，[42]來研究在美國聯(lián)邦注冊(cè)所依賴的商標(biāo)使用的解釋中，案件裁定的核心作用。

1.案件裁定形成的規(guī)則

在美國《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》所列的可以作為使用證據(jù)的形式中，包括“顯示商品，與該商品聯(lián)系的商標(biāo)，以及提供訂購商品方式的網(wǎng)頁”。這一證據(jù)形式的認(rèn)可及判斷標(biāo)準(zhǔn)的形成則始于Dell案件。[43]

該案申請(qǐng)人基于意圖商業(yè)使用申請(qǐng)注冊(cè)“QUIETCASE”商標(biāo)，并按時(shí)提交了一份其網(wǎng)站網(wǎng)頁的打印件，并主張?jiān)撟C據(jù)是其商標(biāo)與特定商品相關(guān)聯(lián)的一個(gè)展示（display），屬于《蘭哈姆法》中所規(guī)定的“商業(yè)活動(dòng)中的商標(biāo)使用”。商標(biāo)審查員認(rèn)為申請(qǐng)人提交的證據(jù)不構(gòu)成一個(gè)與特定商品相關(guān)的展示，因此駁回了注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)人上訴到商標(biāo)審查評(píng)審委員會(huì)（．Trademark Trail and Appeal Board,縮寫為TTAB），TTAB審理后作出裁定，推翻了原來的駁回決定，這也是本案的終局裁定。[44]

在這一裁定中，TTAB在對(duì)另一案件，[45]即Land’s End案件裁定的推理過程進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)出對(duì)網(wǎng)頁中商標(biāo)使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“展示了一個(gè)商品并提供該商品的訂購方式的網(wǎng)頁，只要該商標(biāo)以能夠與該商品相聯(lián)系的方式出現(xiàn)在該網(wǎng)頁中，該網(wǎng)頁就能夠構(gòu)成與商品有關(guān)的展示”。[46]

在該案審理時(shí)所適用的TMEP第三版的第904.06 （a）節(jié)中規(guī)定，審查員應(yīng)該接受目錄或類似商標(biāo)使用樣本作為與商品有關(guān)的展示，只要：（1）它包含相關(guān)商品的一個(gè)圖片；（2）它顯示該商標(biāo)足夠靠近該商品圖片使兩者相關(guān)聯(lián)；（3）它包含訂購該商品的必要信息（比如電話、郵寄地址、電子郵件地址）。[47]Dell案件裁定將該三條判斷標(biāo)準(zhǔn)適用于網(wǎng)頁中的商標(biāo)使用，從而為判斷網(wǎng)頁中的商標(biāo)使用是否滿足注冊(cè)商標(biāo)的要求提供了標(biāo)準(zhǔn)和方法。

2．成文法規(guī)對(duì)案件裁定的吸收及其發(fā)展

在Dell案件審理時(shí)所適用的TMEP第三版中，還沒有關(guān)于電子版展示作為商標(biāo)使用證據(jù)的相關(guān)內(nèi)容。而在Dell案件中，TTAB總結(jié)出對(duì)網(wǎng)頁中商標(biāo)使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)后，TMEP很快作出反應(yīng)，在2005年4月公布的第四版中，就增加了第904.06（b）節(jié)內(nèi)容，該節(jié)標(biāo)題為“電子版展示作為商標(biāo)使用樣本”（Electronic Displays as Specimens for Trademarks），在該節(jié)下規(guī)定了上述對(duì)網(wǎng)頁中商標(biāo)使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行了詳細(xì)解釋，而在該節(jié)結(jié)束時(shí)標(biāo)明，引用的是Dell案件的裁定。因此，可以說Dell案件是美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)中依據(jù)網(wǎng)頁商標(biāo)使用提出注冊(cè)申請(qǐng)的第一案，正是這一案件，促成了TMEP的這一增補(bǔ)，也由于這一案件，電子的商標(biāo)展示作為商標(biāo)使用的證據(jù)開始受到關(guān)注。

從首次規(guī)定電子展示作為商標(biāo)使用證據(jù)的第四版到目前實(shí)行的2013年10月版，TMEP又經(jīng)過了七次修改，而在這七次修改中也都涉及到電子展示作為商標(biāo)使用證據(jù)的判斷問題。第五版以后，規(guī)定電子展示的章節(jié)均改為第904.03（1）節(jié)，而其內(nèi)容也一次比一次豐富，依據(jù)新案例中出現(xiàn)的新的情況和問題，增添了很多在其他情況下的處理準(zhǔn)則，但上述的最初被吸收到TMEP中的基本判斷標(biāo)準(zhǔn)一直存在，沒有變化。

五、結(jié)論：美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)依賴的“商標(biāo)使用”被解讀的方式及其啟示

（一）“商標(biāo)使用”被解讀的方式

美國聯(lián)邦商標(biāo)制度對(duì)注冊(cè)所依賴的“商標(biāo)使用”含義的解讀，一方面是成文的規(guī)定，包括美國聯(lián)邦法律中的原則性規(guī)定，也包括美國聯(lián)邦商標(biāo)審查規(guī)則中的細(xì)化，另一方面是在案件審判中形成的規(guī)則，而更為關(guān)鍵的是，這兩個(gè)方面又是互相轉(zhuǎn)化的。

成文的規(guī)定，包括《蘭哈姆法》和《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，都在具體的案件審理中得到解釋，并被用來判斷特定案件中的商標(biāo)使用是否能夠滿足注冊(cè)的要求。成文法規(guī)通過案件審理中的解釋而在具體案件中得到適用，這種轉(zhuǎn)化方式，正是普通法中“法官造法”傳統(tǒng)的發(fā)揮，而案件審理中形成的判斷規(guī)則為《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》所吸收并被成文化，這種轉(zhuǎn)化的效率無疑是值得稱贊的。

以上文所討論的“網(wǎng)頁中的商標(biāo)使用”為例，判斷該種使用是否滿足聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)要求的規(guī)則，是在2004年8月12日終結(jié)的Dell一案中形成的，而在 2005年4月公布的第四版《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》即作出反應(yīng)，將這一新形成的規(guī)則納入其中。而且，從2005年的第四版到目前適用的版本，《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》在8年間做了7次修改，而每次修改均涉及對(duì)網(wǎng)頁中商標(biāo)使用是否滿足注冊(cè)要求的判斷，根據(jù)實(shí)踐中案件審理形成的規(guī)則不斷豐富、細(xì)化對(duì)這種使用形式的判斷準(zhǔn)則。

美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)依賴的“商標(biāo)使用”的規(guī)定和解釋，其詳盡和細(xì)致是驚人的，這種詳盡和細(xì)致的實(shí)現(xiàn)，是不同層級(jí)的法律法規(guī)和生動(dòng)的司法實(shí)踐活動(dòng)所共同形成的，而這種共同作用又不是簡單的靜態(tài)結(jié)合，而是動(dòng)態(tài)的互相影響和不斷發(fā)展。通過這樣的方式，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)所依賴的“商標(biāo)使用”得到了較為清晰、明確的闡釋，為相關(guān)法律程序中的各方，包括商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人、商標(biāo)審查員、法官等等，提供了更為有效的指導(dǎo)。

（二）對(duì)我國的啟示

我國商標(biāo)權(quán)的取得采取注冊(cè)制，“商標(biāo)使用”并非取得注冊(cè)的關(guān)鍵性因素，但不可否認(rèn)的是，“商標(biāo)使用”這一概念，同樣在我國商標(biāo)法律制度中處于核心的位置，在各種商標(biāo)法律程序中，往往涉及到對(duì)商標(biāo)使用的判斷，比如在依據(jù)“連續(xù)3年停止使用”而提出的商標(biāo)撤銷程序中，比如主張由于使用而使商標(biāo)取得一定知名度的情形中，都需要對(duì)商標(biāo)使用作出判斷。

而我國的商標(biāo)法律制度對(duì)“商標(biāo)使用”的規(guī)定和解釋又如何呢？2013年8月30日，我國新修訂的《商標(biāo)法》第48條吸收了原來《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3 條的內(nèi)容，將“商標(biāo)使用”原則性解釋為“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”。而在我國商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的關(guān)于商標(biāo)審查、商標(biāo)評(píng)審的細(xì)則規(guī)定中，并沒有對(duì)“商標(biāo)使用”的認(rèn)定和判斷提出具體的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則�？梢哉f上述《商標(biāo)法實(shí)施條例》中對(duì)“商標(biāo)使用”的界定是我國成文法規(guī)中僅有的對(duì)“商標(biāo)使用”進(jìn)行判斷的標(biāo)準(zhǔn)，而該條規(guī)定，僅僅列舉了商標(biāo)使用的幾種情形，對(duì) “商標(biāo)使用”這一概念本身并沒有闡釋，對(duì)具體情況下商標(biāo)使用的判斷也沒有列出具體要求。因此，當(dāng)面對(duì)商標(biāo)使用的具體情形時(shí)，如何判斷仍然是模糊的。

當(dāng)然，美國與我國商標(biāo)權(quán)取得傳統(tǒng)和制度差異極大，雖然很多學(xué)者主張修改我國的商標(biāo)注冊(cè)制度，突出商標(biāo)使用的作用，但筆者要說的是對(duì)于我國商標(biāo)使用制度來說具有價(jià)值的，并非是美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度中“商標(biāo)使用”的具體內(nèi)容，而是其所傳達(dá)出來的兩個(gè)方面的信息，一是對(duì)成文規(guī)則的重視和尊重，二是實(shí)現(xiàn)成文規(guī)則詳實(shí)的途徑。

我國雖然是成文法國家，但在商標(biāo)制度中商標(biāo)使用的相關(guān)判斷規(guī)則方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度中那樣詳實(shí)。作為一個(gè)普通法國家，法官在裁判案件中依據(jù)的理由和作出的判斷，能夠作為先例在之后的案件裁決中被引用并作為審判的依據(jù)，但在美國的商標(biāo)制度中，法官在審判中創(chuàng)造的原則和規(guī)則仍會(huì)被《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》所吸收，從而形成成文的規(guī)則。雖然這并沒有改變“法官造法”的本質(zhì)，但其中透露出來的是對(duì)成文規(guī)則的重視和尊重，一個(gè)法官的判決就已經(jīng)能夠作為法律被引用的國家尚且如此，遵行成文法傳統(tǒng)的我國又如何能夠坦然地面對(duì)商標(biāo)法制度中對(duì)于“商標(biāo)使用”如此簡陋的規(guī)定呢？

另外，美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)所依賴的“商標(biāo)使用”規(guī)定的詳盡是通過定期將商標(biāo)案件中形成的規(guī)則吸收進(jìn)《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》中來實(shí)現(xiàn)的，這樣的途徑使商標(biāo)成文的規(guī)則隨司法實(shí)踐的變化和要求而不斷得到充實(shí)。將司法實(shí)踐中的判斷規(guī)則納入成文法系統(tǒng)，并由此使成文法得到更新和豐富，這對(duì)我們也許并無新意，但如果這樣的方式和途徑是可以得到肯定的，那么關(guān)鍵的問題就變成這一過程的踐行，或者如何去踐行。美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度中《商標(biāo)審查程序手冊(cè)》依據(jù)商標(biāo)案件的裁定定期進(jìn)行修改，不斷將司法實(shí)踐中的判斷規(guī)則納入成文法系統(tǒng)的做法，無疑是我們的榜樣。

注釋:

[1]蘇喆：“把握公平與效率的雙重價(jià)值取向—論我國商標(biāo)權(quán)取得制度的完善”，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2012年第3期，第41-47頁。

[2]王蓮峰：“商標(biāo)的實(shí)際使用及其立法完善”，載《華東政法大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年第6期，第21-27頁。作者以“商標(biāo)實(shí)際使用”為題，但在正文論述中使用的時(shí)而是“商標(biāo)使用”，時(shí)而是“商標(biāo)實(shí)際使用”，可見，在作者的論述中，“商標(biāo)實(shí)際使用”等同于“商標(biāo)使用”。

[3]參見付繼存：《商標(biāo)法的價(jià)值構(gòu)造研究—以商標(biāo)權(quán)的價(jià)值與形式為中心》，中國政法大學(xué)出版社2012年版，第169-172頁。這里出現(xiàn)的雖然是“真實(shí)使用”，但“真實(shí)使用”與“實(shí)際使用”乃是同義，除了兩者在字面含義上的一致，該書中也有所證明，作者在論述維持商標(biāo)權(quán)的使用形態(tài)只能是真實(shí)使用時(shí)，以我國法院在維持商標(biāo)權(quán)案件中的判斷標(biāo)準(zhǔn)為例，而我國的判斷標(biāo)準(zhǔn)正是“是否實(shí)際使用”。

[4]吳漢東等：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本問題研究》（分論），中國人民大學(xué)出版社2009年版，第377頁；彭學(xué)龍：“尋求注冊(cè)與使用在商標(biāo)確權(quán)中的合理平衡”，載《法學(xué)研究》2010年第3期，第149-162頁。

[5]15 U.S.C.A. §1051（b）（1）（West2009）．相關(guān)內(nèi)容的英文原文為：“A person who has a bona fide intention,……，to use a trade-mark in commerce may request registration of its trademark on the principal register……”.

[6]這兩種表達(dá)其實(shí)是從不同的角度作出的，關(guān)于這一項(xiàng)禁止的TRIPS原文是actual use of a trademark shall not be a condition for fil-ing an application for registration，其直譯為“一商標(biāo)的實(shí)際使用不得作為提交注冊(cè)申請(qǐng)的一項(xiàng)條件”，這一翻譯的表達(dá)是從申請(qǐng)人角度作出的，但如果從接受商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的有權(quán)機(jī)關(guān)角度來看，收到注冊(cè)申請(qǐng)并不是商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤浑A段的完成，只有有權(quán)機(jī)關(guān)作出接受該申請(qǐng)的判斷后，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的提交才算完成，因此，有的中文版本將其翻譯為“一商標(biāo)的實(shí)際使用不得作為接受申請(qǐng)的一項(xiàng)條件”，參見中國人民大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)教學(xué)與研究中心，中國人民大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院編：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)國際條約集成》，清華大學(xué)出版社2011年版，第374頁。

[7]彭學(xué)龍：“尋求注冊(cè)與使用在商標(biāo)確權(quán)中的合理平衡”，載《法學(xué)研究》2010年第3期，第154頁。

[8]同注7引文，第151頁。

[9]同注7引文，第151頁。

[10]張玉敏：“論使用在商標(biāo)制度構(gòu)建中的作用—寫在商標(biāo)法第三次修改之際”，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2011年第9期，第4頁。

[11]王春燕：“商標(biāo)保護(hù)法律框架的比較研究”，載《法商研究》2001年第4期，第13頁。

[12]李艷：“論英國商標(biāo)法與反不正當(dāng)競爭法的關(guān)系”，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2011年第1期，第108頁。

[13]同注12引文，第108頁。

[14]同注12引文，第108頁。

[15]同注12引文，第108頁。

[16]同注11引文，第13頁。

[17]英國1994年《商標(biāo)法》第2條第1款。

[18]英國1994年《商標(biāo)法》第2條第2款。

[19]同注11引文，第13頁。

[20]德國1995年《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》第4條。

[21]在這里需要說明的是，美國商標(biāo)法制度是一個(gè)龐大而復(fù)雜的體系，既包括普通法又包括制定法，既包括聯(lián)邦一級(jí)的商標(biāo)法制度，又包括州一級(jí)的商標(biāo)法制度。而《蘭哈姆法》僅是美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度的成文法基礎(chǔ)，因此，雖然《蘭哈姆法》在美國商標(biāo)法領(lǐng)域具有非常重要的地位，但卻不是美國商標(biāo)法的惟一淵源。

[22]J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition vol. 1，Ch. 5，20 （4th ed.，West 1996）.

[23]15 U.S.C. A§1051 （a）（1）（West 2009）．

[24]15 U. S. C. A.§1051（a）（2），（3） （West 2009）．

[25]15 U. S. C. A. § 1063 （h）（1）（West 2009）．

[26]15 U. S. C. U.S.C.A. § 1051 （b）（1）（West 2009）．

[27]15 U. S. C. A.§1051 （b）（2），（3） （West 2009）

[28]15 U.S.C.A. §1063 （b）（2）（West2009）

[29]15 U. S. C. A. § 1051（d）（1）（West 2009）．

[30]Id.

[31]15 U. S. C. A. §1051 （d）（4）（West2009）．

[32]15 U. S. C. A.§1057（b）（West 2009）.

[33]15 U. S. C. A.§1057（c）（West2009）．

[34]Id.

[35]Id.

[36]15 U. S. C. A. § 1051（West 2009）.

[37]15 U. S. C. A.§1127 （West 2009）

[38]Id.

[39]Id.

[40]Trademark Manual Examining Procedure,§904.03 （2013）.

[41]Trademark Manual Examining Procedure, § 904.04 （2013）.

[42]選擇“網(wǎng)頁中的商標(biāo)使用”，是因?yàn)閷?duì)于商標(biāo)法律制度來說，網(wǎng)絡(luò)是隨著科技的發(fā)展而帶來的新的商標(biāo)使用環(huán)境，如何將這一新環(huán)境中出現(xiàn)的商標(biāo)使用情形納人現(xiàn)有的商標(biāo)法律制度中進(jìn)行評(píng)價(jià)是這一傳統(tǒng)制度所面臨的課題。這種使用方式是否滿足美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)的要求，以及如何進(jìn)行解讀，正是這一制度如何應(yīng)對(duì)新問題的實(shí)例，也是對(duì)滿足注冊(cè)要求的商標(biāo)使用具體要求的一種細(xì)化。

[43] In re Dell Inc．，71 USPQ 2d 1725，（TTAB 2004）．

[44]在USPTO官方網(wǎng)站查詢到的該案情況顯示該案在2004年8月12日終結(jié)。

[45]Lands' End, Inc.v. Manbeck, 797 F. Supp. 511，24 USPQ 2d 1314 [E. D. Va. 1992）．

[46]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d at 1727.

[47]Id.

出處:《比較法研究》2014年第2期