最高法院判決后，“喬丹”商標(biāo)系列案還遠(yuǎn)未結(jié)束
2016年12月8日，最高人民法院就美國(guó)籃球明星Michael Jordan與被申請(qǐng)人商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、第三人福建喬丹體育公司（下稱喬丹公司）之間的商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛再審案件〖（2016）最高法行再第27號(hào)〗作出判決。
最高法院認(rèn)定了“現(xiàn)有證據(jù)足以證明‘喬丹’在我國(guó)具有較高的知名度、為相關(guān)公眾所知悉，我國(guó)相關(guān)公眾通常以‘喬丹’指代再審申請(qǐng)人，并且‘喬丹’已經(jīng)與再審申請(qǐng)人之間形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，故再審申請(qǐng)人就‘喬丹’享有姓名權(quán)”，因此涉案的喬丹公司之三件中文“喬丹”商標(biāo)的注冊(cè)，損害了籃球巨星邁克爾·喬丹對(duì)其姓名之中文翻譯“喬丹”文字享有的在先姓名權(quán)，違反了我國(guó)《商標(biāo)法》關(guān)于“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，所以判決撤銷該案一、二審判決，判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新裁定。
雖然在程序上還有待于商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定并最終完成新裁定生效的法律程序。但喬丹公司的這三件中文“喬丹”商標(biāo)依法被撤銷的結(jié)局，恐怕已成定局，了無懸念。
緣此仁者見仁，智者見智的倒是另一個(gè)問題：?jiǎn)痰す臼种羞�有未被撤銷、而且因已超過五年?duì)幾h期故已經(jīng)無法再撤銷或者無效的中文“喬丹”商標(biāo)，而其企業(yè)名稱中的商號(hào)“字號(hào)”恰恰也是中文“喬丹”。那么從此以后，喬丹公司究竟還能否合法使用其未被撤銷的中文“喬丹” 注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)商號(hào)呢？
雙方互有輸贏
最高法院2016年12月8日公開宣判后,一時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)上和平面媒體上對(duì)此案件報(bào)道紛紛，然而對(duì)喬丹公司究竟還能否使用中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)？報(bào)道的觀點(diǎn)卻大相徑庭：一些報(bào)道強(qiáng)調(diào)“最高法院判決中文‘喬丹’商標(biāo)被禁用”，另一些報(bào)道則稱“中文‘喬丹’商標(biāo)被禁用系誤讀，中文‘喬丹’主要商標(biāo)早已確權(quán)”。甚至有說該案“也算是給喬丹的粉絲一個(gè)交代。這是目前折衷的最好結(jié)果，但其法律意義微乎其微”。
喬丹公司也第一時(shí)間聲明：“美國(guó)公民Michael Jordan對(duì)我司注冊(cè)的中文‘喬丹’等系列商標(biāo)提出的68件商標(biāo)爭(zhēng)議案件，我司已取得65件商標(biāo)案件的勝訴……其中涵蓋我司主要使用的中文‘喬丹’商標(biāo)。”
喬丹公司堅(jiān)稱這次最高法院判決要撤銷的這三件中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，均屬于注冊(cè)時(shí)間不足5年、在周邊其他類商品上的防御性商標(biāo)，對(duì)其目前使用的主要的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)“不會(huì)構(gòu)成影響”。
言下之意，喬丹公司認(rèn)為對(duì)于提出商標(biāo)爭(zhēng)議時(shí)間已超過五年從而未被撤銷的自己仍然擁有的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，不但繼續(xù)合法有效，也當(dāng)然可以繼續(xù)使用。迄今喬丹公司名下，的確還有在第25類上的第3148047號(hào)、3148049號(hào)等“喬丹”中文文字的生效注冊(cè)商標(biāo)；而且這些“喬丹”中文注冊(cè)商標(biāo)都已經(jīng)過了五年?duì)幾h期間。
而在12月8日同日，Michael Jordan也發(fā)布聲明針鋒相對(duì)地指出：“在過去30年里，我在全球范圍內(nèi)建立起了自己的名望，把自己的名字打造成一個(gè)全球化的品牌”；“今天的裁決確保了我的中國(guó)球迷和所有中國(guó)消費(fèi)者知道‘喬丹體育’和它的產(chǎn)品和我本人并沒有任何關(guān)系”；“期待著上海的法院對(duì)尚在審理中的姓名權(quán)侵權(quán)案件做出判決”。
系列案尚未了結(jié)
在Michael Jordan與喬丹體育之間，除了上述涉及68件喬丹公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)之行政訴訟案件之外，至少還有兩起重大訴訟案件仍在進(jìn)行中：一起是2012年11月Michael Jordan在上海二中院起訴喬丹體育、上海百仞貿(mào)易有限公司侵犯其姓名權(quán)，要求停止侵權(quán)并賠償合理費(fèi)用一百多萬元及精神損害賠償金人民幣五十萬零一元的民事侵權(quán)案件；另一起可能是喬丹公司作為對(duì)上述案件的“訴訟對(duì)沖”，2013年4月向福建省泉州市中級(jí)人民法院起訴Michael Jordan侵害喬丹公司名譽(yù)權(quán)，要求恢復(fù)名譽(yù)并賠償經(jīng)濟(jì)損失800萬美元的民事侵權(quán)案件。
我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第35條4款規(guī)定：“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在依照前款規(guī)定進(jìn)行復(fù)審的過程中，所涉及的在先權(quán)利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機(jī)關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)的，可以中止審查。中止原因消除后，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)審查程序�！�
據(jù)說Michael Jordan一方曾引用這一法條向商評(píng)委提出因存在上述上海二中院的侵犯姓名權(quán)案件而請(qǐng)求中止商標(biāo)爭(zhēng)議案，但商評(píng)委以其當(dāng)時(shí)新商標(biāo)法“尚未施行”從而裁定不予中止。
那么，在如今最高法院已對(duì)中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)爭(zhēng)議行政訴訟案件基本上一錘定音，水落石出以后；勢(shì)必會(huì)迅速推進(jìn)上海二中院的Michael Jordan起訴喬丹公司、上海百仞公司侵犯其姓名權(quán)之民事侵權(quán)案件的審理。而在這一案中，首當(dāng)其沖的核心問題就是：?jiǎn)痰す臼褂闷洹耙呀?jīng)過了五年?duì)幾h期間”的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，例如繼續(xù)使用其在第25類上的第3148047號(hào)、3148049號(hào)“喬丹”中文文字注冊(cè)商標(biāo)，是否構(gòu)成對(duì)Michael Jordan姓名權(quán)的侵犯？
侵權(quán)爭(zhēng)論有待法院繼續(xù)裁判
持構(gòu)成侵權(quán)行為的一種觀點(diǎn)認(rèn)為：?jiǎn)痰す救绻^續(xù)使用中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為，無論是繼續(xù)使用已被撤銷了的三件中文“喬丹”商標(biāo)、還是使用因已超過五年?duì)幾h期間因而在形式上仍然存在的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，實(shí)質(zhì)上都是侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的侵權(quán)行為。
持該觀點(diǎn)者引用〖（2016）最高法行再第27號(hào)〗案中的法院認(rèn)為：“喬丹公司經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)，已具有較大的規(guī)模，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，在相關(guān)行業(yè)具有一定的知名度�！瓎痰す具�進(jìn)行了大量的廣告宣傳、贊助體育賽事和公益事業(yè)等活動(dòng)，投入巨大。然而，上述事實(shí)并不影響本院關(guān)于爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害再審申請(qǐng)人在先姓名權(quán)的認(rèn)定�！词箚痰す窘�(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)、宣傳和使用，使得喬丹公司及其‘喬丹’商標(biāo)在特定商品類別上具有較高知名度，相關(guān)公眾能夠認(rèn)識(shí)到標(biāo)記有中文‘喬丹’商標(biāo)的商品來源于喬丹公司，也不足以據(jù)此認(rèn)定相關(guān)公眾不容易誤認(rèn)為標(biāo)記有中文‘喬丹’商標(biāo)的商品與再審申請(qǐng)人之間存在代言、許可等特定聯(lián)系。……喬丹公司惡意申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，損害再審申請(qǐng)人的在先姓名權(quán)，明顯有悖于誠(chéng)實(shí)信用原則。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、喬丹公司主張的市場(chǎng)秩序或者商業(yè)成功并不完全是喬丹公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的合法成果，而是一定程度上建立于相關(guān)公眾誤認(rèn)的基礎(chǔ)之上。維護(hù)此種市場(chǎng)秩序或者商業(yè)成功，不僅不利于保護(hù)在先姓名權(quán)人的合法權(quán)益，而且不利于保障消費(fèi)者的利益，更不利于凈化商標(biāo)注冊(cè)和使用環(huán)境�！瓎痰す镜慕�(jīng)營(yíng)狀況，以及喬丹公司對(duì)其企業(yè)名稱、有關(guān)商標(biāo)的宣傳、使用、獲獎(jiǎng)、被保護(hù)等情況，均不足以使得爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)具有合法性。”
持該觀點(diǎn)者還認(rèn)為我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十五條雖然規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制�！钡纱朔梢�(guī)定，只能得出超過五年?duì)幾h期間后不能再把不符條件包括惡意搶注的注冊(cè)商標(biāo)“拉下馬”；而不能得出使用這種不正當(dāng)獲取的注冊(cè)商標(biāo)就一定不侵權(quán)的結(jié)論。在兩種各自源生的民事權(quán)利、權(quán)益相互交集或者競(jìng)合時(shí)，仍然可能產(chǎn)生相互間的特定侵權(quán)情況。
換言之，喬丹體育惡意搶注的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)本來因?yàn)閷儆谇址窶ichael Jordan姓名權(quán)而應(yīng)該被撤銷或者被無效的；但因?yàn)殄e(cuò)過了五年?duì)幾h期間，“過期了”從而無法再將其“拉下馬”。但是該中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)在形式上的存在，不能免除它在使用時(shí)仍然侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的法律判定，這時(shí)的使用行為仍然是依法應(yīng)予制裁的民事侵權(quán)行為。
同理，喬丹公司企業(yè)名稱中的“喬丹”作為商號(hào)（字號(hào)），與商標(biāo)是相同性質(zhì)的商業(yè)標(biāo)識(shí)，根據(jù)我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第3 款的規(guī)定，這時(shí)使用“喬丹”作為商號(hào)（字號(hào)）的行為，也仍然是應(yīng)當(dāng)依法制裁的民事侵權(quán)行為。
持不構(gòu)成侵權(quán)行為的另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：?jiǎn)痰す纠^續(xù)使用因已超過五年?duì)幾h期間從而仍然處于有效注冊(cè)狀態(tài)的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為，不再是侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的侵權(quán)行為。因?yàn)镸ichael Jordan懈怠主張和行使其姓名權(quán)，已經(jīng)自己放棄了相關(guān)民事權(quán)利，由此“失權(quán)”。持該觀點(diǎn)者也引用了《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（法發(fā)〔2009〕23號(hào)）（下稱《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判意見》）第9條的相關(guān)內(nèi)容：“加強(qiáng)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的審判工作，正確處理保護(hù)商標(biāo)權(quán)與維持市場(chǎng)秩序的關(guān)系�！c他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊(cè)商標(biāo)，因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭(zhēng)議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時(shí)效期間內(nèi)對(duì)其提起侵權(quán)的民事訴訟，但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任。”所以認(rèn)為鑒于Michael Jordan在法定的五年?duì)幾h期間懈怠主張權(quán)利和行使權(quán)利，面對(duì)喬丹公司申請(qǐng)注冊(cè)和使用中文“喬丹”商標(biāo)的情況不問不理，已經(jīng)“權(quán)利失卻”，因此無權(quán)再指控喬丹公司使用其中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為侵犯其姓名權(quán)。
而持構(gòu)成侵權(quán)行為觀點(diǎn)者對(duì)此反駁說：第一，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判意見》的規(guī)范只限于“在先財(cái)產(chǎn)權(quán)相沖突”的情況，不包括本案中的姓名權(quán)這種“在先人身權(quán)相沖突”場(chǎng)景；第二，即使不判決停止使用，但仍然需承擔(dān)賠償責(zé)任；第三，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判意見》只是政策文件，應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)。因此，喬丹公司繼續(xù)使用中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)以及“喬丹”商號(hào)（字號(hào)）的行為，都屬于侵犯Michael Jordan之姓名權(quán)的行為。
Michael Jordan與喬丹公司之間圍繞“喬丹”商業(yè)標(biāo)識(shí)的系列知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)，當(dāng)前主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從最高人民法院的商標(biāo)行政訴訟轉(zhuǎn)向了上海二中院的民事侵權(quán)訴訟。這是一系列具有里程碑意義的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案件。當(dāng)前眾所矚目的關(guān)鍵性問題是：“喬丹公司繼續(xù)使用其‘已經(jīng)過了五年?duì)幾h期間’的中文‘喬丹’注冊(cè)商標(biāo)的行為，是否構(gòu)成對(duì)Michael Jordan姓名權(quán)的侵犯？”尚需拭目以待法院判決。
作者為大連理工大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師
