瀟湘之地，小小一碗米粉，混合著三湘四水的氣韻，滋養(yǎng)著每一個(gè)湖南人。我國一些老字號知名品牌往往因家族傳承、商標(biāo)保護(hù)意識淡薄等并未注冊商標(biāo)，老字號經(jīng)營者之間往往基于商業(yè)道德在各自的地域范圍和使用領(lǐng)域內(nèi)和平共處。但在現(xiàn)代商業(yè)模式的沖擊下，面對更大的商業(yè)利益，擱置的問題再次被翻出。近期，湖南高院二審一起關(guān)于郴州白露塘殺豬粉的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，闡明商標(biāo)侵權(quán)糾紛中主張?jiān)谙仁褂每罐q相關(guān)理解適用問題，為進(jìn)一步合理保護(hù)餐飲行業(yè)老字號商標(biāo)、維護(hù)地方特色餐飲產(chǎn)業(yè)、守護(hù)地方特色餐飲文化提供了實(shí)踐參考。

案情簡介

白露公司受讓取得注冊商標(biāo)

2018 年 7 月 7 日，熊某注冊取得第 25138470 號 " 白露塘殺豬粉 " 文字商標(biāo)，核定使用商品 / 服務(wù)項(xiàng)目為第 43 類：飯店；餐館；快餐店；流動飲食供應(yīng)等，商標(biāo)有效期至 2028 年 7 月 6 日。2020 年 11 月 13 日，原告湖南省白露餐飲管理有限公司（以下簡稱白露公司）受讓取得該注冊商標(biāo)。經(jīng)過廣泛宣傳使用，" 白露塘殺豬粉 " 具有了一定知名度。

2021 年 3 月 2 日，原告起訴被告 " 王記粉館 "（經(jīng)營者：王某）自 2020 年 7 月成立后，在其經(jīng)營場所突出使用了 " 白露塘殺豬粉 " 的商標(biāo)標(biāo)識。

此前，段某祥與段某帥合伙經(jīng)營的 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 在 2016 年 12 月 12 日取得營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營場所售賣殺豬粉并突出使用 " 白露塘殺豬粉 " 的商標(biāo)標(biāo)識。2020 年 7 月 10 日，段某祥將 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 門店以 5 萬元轉(zhuǎn)讓給王某。同日，王某與段某帥、黃某簽訂《餐飲合伙經(jīng)營協(xié)議書》，約定在原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 門店共同經(jīng)營 " 王記白露塘原味粉館 "（以下簡稱王記粉館），并于 2020 年 7 月 21 日辦理了個(gè)體工商戶工商營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營者為王某，經(jīng)營范圍為餐飲服務(wù)、預(yù)包裝食品銷售。原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 門店于 2020 年 8 月 26 日注銷。

王記粉館提出商標(biāo)先用抗辯

2021 年 3 月 2 日，原告經(jīng)公證取證，證實(shí)被告未經(jīng)許可在其經(jīng)營場所的店招、收銀單等上面，突出使用了 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)標(biāo)識，遂起訴至法院，要求被告立即停止商標(biāo)侵權(quán)行為，并賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)費(fèi)開支共計(jì) 5 萬元。被告認(rèn)為，其所使用的 " 白露塘殺豬粉 " 標(biāo)識由原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 于 2016 年即開始使用，遂提出先用權(quán)抗辯。

法院判決

湖南省郴州市中級人民法院一審認(rèn)為，被告受讓門店后，享有原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 在先使用 " 白露塘殺豬粉 " 的權(quán)益，原告無權(quán)禁止被告在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用上述標(biāo)識，并判決：駁回原告白露公司的訴訟請求。白露公司不服，提出上訴。

湖南高院二審認(rèn)為，被上訴人與原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 系兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)營主體，兩者的經(jīng)營者和個(gè)體工商戶字號均不相同，兩者對于 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)標(biāo)識的使用行為并不能相互取代。原 " 郴州市北湖區(qū)白露塘殺豬粉恒隆店 " 對于 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)標(biāo)識的在先使用因其轉(zhuǎn)讓并注銷的事實(shí)已經(jīng)中斷。而被上訴人作為獨(dú)立的經(jīng)營主體，于 2020 年 7 月才開始使用 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)標(biāo)識，其使用行為并未取得任何授權(quán)，且在涉案 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)被案外人核準(zhǔn)注冊之后。因此，被上訴人的現(xiàn)有證據(jù)并不能滿足商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立的條件，一審法院認(rèn)定被上訴人的商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立與本案事實(shí)不相符。上訴人受讓取得 " 白露塘殺豬粉 " 商標(biāo)，且仍在有效期內(nèi)，相應(yīng)合法權(quán)利應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。

湖南高院遂判決：一、撤銷一審判決；二、王記粉館立即停止侵害白露公司第 25138470 號 " 白露塘殺豬粉 " 注冊商標(biāo)的行為；三、王記粉館賠償白露公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支費(fèi)用合計(jì) 3 萬元；四、駁回白露公司的其他訴訟請求。

裁判解析

構(gòu)成商標(biāo)在先使用應(yīng)符合四個(gè)條件

湖南高院民三庭法官曾志燕認(rèn)為，根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商標(biāo)實(shí)行注冊制度和先申請?jiān)瓌t，強(qiáng)調(diào)注冊保護(hù)和申請?jiān)谙��！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》于 2013 年修訂時(shí)，在第五十九條中增加了第三款：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。該條款即商標(biāo)在先使用制度，其價(jià)值在于平衡商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益，從而保護(hù)那些已經(jīng)在市場上具有一定影響但未進(jìn)行注冊的商標(biāo)所有人的權(quán)益。該制度的本質(zhì)在于賦予商標(biāo)在先使用人一種抗辯權(quán)，以對抗注冊商標(biāo)專用權(quán)人提出的商標(biāo)侵權(quán)指控。

基于此條規(guī)定，構(gòu)成商標(biāo)在先使用應(yīng)符合以下條件：

劃重點(diǎn)

1. 在相同或者類似商品上使用相同或近似商標(biāo)；2. 在先使用行為應(yīng)早于注冊商標(biāo)申請日；3. 在先使用的商標(biāo)具有一定影響；4. 在原有范圍內(nèi)使用。

其中，對于在先使用的范圍等問題如何確定，法律并未進(jìn)行明確規(guī)定。關(guān)于在先使用的法定要件，在具體適用中，對于 " 原使用范圍 "，可以結(jié)合商標(biāo)的基本原理及該條款的立法目的來理解。

本案二審判決，結(jié)合在先使用制度的立法目的、制度價(jià)值和具體案件事實(shí)，重點(diǎn)對商標(biāo)先用權(quán)抗辯的裁判邏輯、裁判規(guī)則、在先使用主體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等問題進(jìn)行準(zhǔn)確把握，從而及時(shí)保護(hù)了商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)利：

首先，從裁判邏輯上而言，主張對于在先使用的范圍應(yīng)從在先使用的主體、在先使用的商品和服務(wù)項(xiàng)目、在先使用的地域范圍和經(jīng)營規(guī)模等方面進(jìn)行綜合判定。其中，對在先使用主體的判定是判斷是否屬于商標(biāo)在先使用情形的先決條件，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)把握。

其次，從裁判規(guī)則上而言，主張?jiān)谙仁褂帽仨毾薅ㄔ谠�有的商品和服�?wù)范圍內(nèi)，不能超出原有商品和服務(wù)范圍，否則即違背了商標(biāo)分類注冊的制度價(jià)值。根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定原有范圍的本意，可以看出商標(biāo)在先使用必須限制在原商品或服務(wù)上所使用的商標(biāo)，而不能擴(kuò)大到未在先使用的近似商品或服務(wù)和近似商標(biāo)上。在先使用也不能超出原有的地域范圍和經(jīng)營規(guī)模。如果主張?jiān)谙仁褂每罐q的主體使用商標(biāo)的商品和服務(wù)與在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前在先使用的商品和服務(wù)范圍不一致，或超出了之前的地域范圍和經(jīng)營規(guī)模，則不屬于在原有使用范圍內(nèi)使用，此時(shí)商標(biāo)在先使用抗辯不成立。同時(shí)，明確主張，即便被

訴商標(biāo)使用行為的主體是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前在先使用的主體的原經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍內(nèi)繼續(xù)使用在先標(biāo)識，但如果兩主體并非同一主體，或者被訴商標(biāo)使用行為的主體并非經(jīng)在先使用人授權(quán)的主體，則也屬于超出了商標(biāo)申請注冊前的在先使用范圍的情形，此時(shí)的商標(biāo)先用權(quán)抗辯也不能成立。

再次，對于在先使用主體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)而言，主張?jiān)谙仁褂玫闹黧w必須為在先使用人或者經(jīng)在先使用人授權(quán)的主體。我國民法典將個(gè)體工商戶列于自然人一章進(jìn)行規(guī)定。民事訴訟法司法解釋規(guī)定，訴訟中，個(gè)體工商戶以營業(yè)執(zhí)照上登記的經(jīng)營者為當(dāng)事人。有字號的，以營業(yè)執(zhí)照上登記的字號為當(dāng)事人，但應(yīng)同時(shí)注明該字號經(jīng)營者的基本信息。

從上述法律規(guī)定可見，個(gè)體工商戶與其經(jīng)營者之間是密不可分的，二者之間具有高度重合性，個(gè)體工商戶不具有獨(dú)立的法律人格，個(gè)體工商戶經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)最終由其經(jīng)營者承擔(dān)。對于商標(biāo)在先使用而言，個(gè)體工商戶的使用行為可以認(rèn)定為其經(jīng)營者的使用行為，應(yīng)認(rèn)定為同一主體的使用行為。但是，當(dāng)個(gè)體工商戶的字號和經(jīng)營者均發(fā)生變更，且在后經(jīng)營主體并未獲得在先經(jīng)營主體的授權(quán)時(shí)，則在后經(jīng)營主體與在先經(jīng)營主體作為兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)營主體，兩者之間的使用行為不能相互取代，在后經(jīng)營主體即便是在原經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍內(nèi)繼續(xù)使用在先標(biāo)識，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為超出了商標(biāo)申請注冊前的在先使用范圍。

專家點(diǎn)評

明確知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)邊界 規(guī)范市場主體經(jīng)營行為

湘潭大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師 劉友華

我國商標(biāo)法第五十九條規(guī)定的在先使用主要是指同一主體在原使用范圍內(nèi)的持續(xù)使用。商標(biāo)先用權(quán)抗辯制度通過保護(hù)在先使用者在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用其有一定影響的商業(yè)標(biāo)識的利益，旨在平衡、公正保護(hù)商標(biāo)注冊人和在先商標(biāo)使用人的利益，確保公平有序競爭，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)正常秩序。該案主要涉及商標(biāo)法第五十九條第三款 " 原使用范圍 " 的適用問題，對在先使用主體的判定進(jìn)行了明確闡釋，對于同類案件的審理具有較強(qiáng)借鑒意義。

" 原使用范圍 " 的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合該條款的立法目的、商標(biāo)本身的特性以及經(jīng)營活動的特點(diǎn)等因素綜合分析。對于確定商標(biāo)先用權(quán)抗辯中的 " 原有范圍 "，司法實(shí)踐中在認(rèn)定 " 原使用范圍 " 時(shí)考慮的要素較多，既有僅通過單一要素界定的情況，也有多因素共同界定的情況，更多考慮還是商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。具體而言，當(dāng)字號和經(jīng)營者發(fā)生變更，在后經(jīng)營主體與在先經(jīng)營主體作為兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)營主體，在先使用的利益并不能當(dāng)然承繼，在先使用者的價(jià)值來源于在經(jīng)營活動中的實(shí)際使用。通過在先使用人的經(jīng)營，使得該商標(biāo)承載了一定的商譽(yù)，在商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，這種通過使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識與商品之間的聯(lián)系，在客觀上需要予以保護(hù)。

但是，如果經(jīng)營主體已經(jīng)發(fā)生變更，原有經(jīng)營主體使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識與商品之間的聯(lián)系并不能與受讓者產(chǎn)生聯(lián)系，并當(dāng)然為其所享有。在后經(jīng)營主體即便是在原經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍內(nèi)繼續(xù)使用在先標(biāo)識，也不屬于商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的 " 在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo) " 的情形。而對于該案注冊商標(biāo)而言，仍在有效期內(nèi)，其相應(yīng)合法權(quán)利應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。被上訴人在后成立的與上訴人相同的餐館服務(wù)經(jīng)營場所突出使用與上訴人 " 白露塘殺豬粉 " 注冊商標(biāo)完全相同的商標(biāo)標(biāo)識，對于社會公眾而言易造成混淆。

主張?jiān)谙仁褂每罐q主體往往具有一定影響力，對于在先使用抗辯的裁量不僅涉及當(dāng)事人的經(jīng)營利益、影響市場公平競爭，在一定程度上也關(guān)乎社會公共利益。該案判決權(quán)衡注冊商標(biāo)的保護(hù)與在先使用經(jīng)營主體利益保護(hù)，通過明確利益沖突之中的保護(hù)邊界，規(guī)范市場主體的經(jīng)營行為，從而不斷優(yōu)化營商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)公平正義目標(biāo)。