作者|商標(biāo)訴訟專業(yè)組 樊慧東

前 言

“顯著性是商標(biāo)保護(hù)的靈魂”[1]

商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)最基本的要求，也是商標(biāo)賴以存續(xù)的核心特征，當(dāng)一個(gè)標(biāo)識(shí)不具有顯著性或者顯著性較弱的時(shí)候，通常不應(yīng)被注冊(cè)為商標(biāo)使用。然而，不容忽視的是，在生活實(shí)踐中有許多本身缺乏顯著性的標(biāo)志，但經(jīng)過長期、持久的使用在相關(guān)公眾中形成了區(qū)分商品產(chǎn)源的后天特征，具備商標(biāo)注冊(cè)的基本要求。

故此，基于商標(biāo)注冊(cè)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，商標(biāo)的顯著性分為“固有顯著性”和“獲得顯著性”兩種，固有顯著性是指某一標(biāo)志本身就具有商標(biāo)法所要求的顯著性。[2]而“獲得顯著性”是伴隨人們商標(biāo)意識(shí)的不斷深入，原本缺乏固有顯著性的標(biāo)識(shí)通過長期連續(xù)使用而被逐漸認(rèn)可獲得顯著性。

一、何為“商標(biāo)獲得顯著性”?

“商標(biāo)獲得顯著性”是指原本缺乏固有顯著性的標(biāo)識(shí)通過長期連續(xù)使用而產(chǎn)生新的含義，具備識(shí)別商品的能力時(shí)，該標(biāo)識(shí)即被視為具備了顯著特征。[3]

商標(biāo)的基本作用是通過一定的標(biāo)識(shí)指示商品或服務(wù)的來源，進(jìn)而使相關(guān)公眾對(duì)不同商品進(jìn)行區(qū)分，因此商標(biāo)必須具有顯著性才能起到識(shí)別商品產(chǎn)源的作用�！帮@著性”在一般意義上講，就是商標(biāo)固有的區(qū)別于其他標(biāo)識(shí)的獨(dú)立特征，“獲得顯著性”在我國屬于舶來品。在原來的商標(biāo)法中也沒有“獲得顯著性”的規(guī)定，但隨著“五糧液”、“商務(wù)通”等大量特例的出現(xiàn)，2001年我國在《商標(biāo)法》第二次修訂時(shí)，從立法上正式確認(rèn)了“商標(biāo)獲得顯著性”制度。

《商標(biāo)法》第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè):

(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的;

(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的;

(三)其他缺乏顯著特征的。

前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

二、司法判例中“商標(biāo)獲得顯著性”適用情況分析

在司法實(shí)踐中，商標(biāo)確權(quán)行政案件是我國法院審理的重要案件類型之一，近年來這類案件的數(shù)量也逐年增加，“商標(biāo)獲得顯著性”的事實(shí)認(rèn)定及法律適用問題也隨之凸顯出來。

案例1 “六個(gè)核桃”商標(biāo)[4]

2006年1月19日, 姚奎章申請(qǐng)注冊(cè)了第5127315號(hào)“六個(gè)核桃”商標(biāo)，指定使用商品為第32類的無酒精果汁、無酒精飲料、杏仁乳(飲料)、植物飲料、豆類飲料、水果飲料(不含酒精)、豆奶。2008年4月15日，該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)變更至河北養(yǎng)元保健飲品有限公司名下，2010年4月16日經(jīng)核準(zhǔn)名義變更為河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司。昔陽縣大寨工貿(mào)園區(qū)帶露保健飲品有限責(zé)任公司認(rèn)為“六個(gè)核桃”作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)表明了商品以核桃為主要原料，違反了商標(biāo)法第十一條第一款第(二)項(xiàng)、第十條第一款第(七)項(xiàng)的規(guī)定，向商標(biāo)局針對(duì)該商標(biāo)提出異議。

2010年3月15日，商標(biāo)局裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

2011年5月3日，商評(píng)委裁定被異議商標(biāo)通過養(yǎng)元公司的廣泛宣傳和使用已經(jīng)能夠起到區(qū)分商品來源的作用，取得商標(biāo)的顯著特征，符合商標(biāo)法第十一條第二款的規(guī)定。

訴訟階段，一、二審法院均認(rèn)定“六個(gè)核桃”商標(biāo)構(gòu)成“商標(biāo)獲得顯著性”，符合商標(biāo)法第十一條第二款的規(guī)定。法院根據(jù)證據(jù)認(rèn)定:“養(yǎng)元公司提供的證據(jù)可以證明，貼附有被異議商標(biāo)“六個(gè)核桃”的商品銷售區(qū)域至少涉及全國13個(gè)省和直轄市;養(yǎng)元公司聘請(qǐng)了梅婷和陳魯豫作為被異議商標(biāo)“六個(gè)核桃”的形象代言人在多份報(bào)紙、商場(chǎng)超市招牌、高速路牌、公交車身等多處刊登了廣告;“六個(gè)核桃”經(jīng)過使用獲得消費(fèi)者信得過產(chǎn)品榮譽(yù)證書，被河北省工商行政管理局認(rèn)定為知名商品;養(yǎng)元公司還提供了“六個(gè)核桃”在河北、河南、山東等各地工商行政管理局的受保護(hù)記錄30份。根據(jù)上述事實(shí)，被異議商標(biāo)經(jīng)過使用取得了顯著特征，便于識(shí)別，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。”

案例2 "ONETOUCH"商標(biāo)[5]

2002年11月27日，強(qiáng)生公司申請(qǐng)注冊(cè)了第3384889號(hào)“ONETOUCH”商標(biāo)，指定使用的商品為“血糖監(jiān)測(cè)儀用檢測(cè)試紙條”。

2011年12月19日,黃云中針對(duì)“ONETOUCH”商標(biāo)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出了爭(zhēng)議申請(qǐng)。2013年12月27日,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字〔2013〕第106738號(hào)《關(guān)于第3384889號(hào)"ONETOUCH"商標(biāo)爭(zhēng)議裁定書》裁定，強(qiáng)生公司提供的證據(jù)不能證明"ONETOUCH"與強(qiáng)生公司產(chǎn)生唯一對(duì)應(yīng)的緊密聯(lián)系,能夠取得區(qū)分產(chǎn)品來源的作用，構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第(二)項(xiàng)所指情形。

訴訟階段，一、二審法院均認(rèn)定“ONETOUCH”商標(biāo)構(gòu)成“商標(biāo)獲得顯著性”，符合商標(biāo)法第十一條第二款的規(guī)定。法院根據(jù)證據(jù)認(rèn)定:強(qiáng)生公司提交的證據(jù)能夠證明在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前的1995年、1998年中國大陸醫(yī)學(xué)專業(yè)雜志中已用"ONETOUCH"指代其血糖儀產(chǎn)品,桂林中輝公司也已使用"ONETOUCH"指代強(qiáng)生公司的血糖儀產(chǎn)品。提交的證據(jù)能夠證明2007年-2012年其用于"ONETOUCH"的歷年廣告費(fèi)近2億元,2004年-2011年"ONETOUCH"試紙產(chǎn)品的銷售總額約11億元,"ONETOUCH"試紙產(chǎn)品在廣西、湖北、山西、湖南、廣東、山東、福建、河南、云南、山西、四川等全國十余個(gè)省份銷售。

通過上述案例可知，“證據(jù)”在“商標(biāo)獲得顯著性”認(rèn)定中起到了至關(guān)重要的作用，商標(biāo)的商業(yè)性使用、首次使用的時(shí)間、使用地域及范圍、商品的銷售額及市場(chǎng)占有率、商標(biāo)的廣告宣傳等證據(jù)均對(duì)法院判定商標(biāo)經(jīng)過使用是否形成了固有特征的新含義，由此認(rèn)定“商標(biāo)獲得顯著性”的情形具有重要影響。

三、司法實(shí)踐中如何實(shí)現(xiàn)“商標(biāo)獲得顯著性”?

通過對(duì)司法實(shí)踐案例的對(duì)比分析，我國法院在認(rèn)定“商標(biāo)獲得顯著性”的情形時(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮爭(zhēng)議商標(biāo)的使用情況，因此，“商標(biāo)獲得顯著性”更多地被解釋為商標(biāo)通過使用獲得顯著性。由此可見，司法實(shí)踐中商標(biāo)“使用”證據(jù)的整理對(duì)商標(biāo)獲得顯著性就顯得至關(guān)重要。那么，如何在“使用”證據(jù)中體現(xiàn)“商標(biāo)獲得顯著性”呢?

(一)商標(biāo)的商業(yè)性使用

商標(biāo)區(qū)分商品來源的作用需要在市場(chǎng)的實(shí)際使用中才能真正得以實(shí)現(xiàn)。商標(biāo)的商業(yè)性使用與“象征性使用”[6]不同，要求商標(biāo)注冊(cè)人具有真實(shí)的使用意圖，并需要根據(jù)商品特性、市場(chǎng)狀況，結(jié)合銷售的數(shù)量、地域范圍等因素來判斷經(jīng)營者是否對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)使用。由于商標(biāo)的顯著性在一定程度上反映出商品或者服務(wù)指向的唯一性，故在商標(biāo)使用證據(jù)中要重點(diǎn)挑選“商標(biāo)獨(dú)家使用”的證據(jù)，從而證明商標(biāo)與實(shí)際使用人形成了唯一的、穩(wěn)定的聯(lián)系，因?yàn)橐坏┍旧砭腿狈︼@著性的商標(biāo)被大多數(shù)人使用，就會(huì)被認(rèn)定為“通用名稱”。

商標(biāo)實(shí)際使用的范圍及地域?qū)Α矮@得顯著性”的認(rèn)定極為重要，它在一定程度上體現(xiàn)了該商標(biāo)的受眾群體及知名度。同時(shí)需要指出的是，商標(biāo)使用的地域范圍要同使用者的唯一性形成對(duì)應(yīng)，如果商標(biāo)使用的唯一性及于全國，那就盡可能收集全國各地的銷售證據(jù)，保證多省多量。

(二)商標(biāo)首次使用的時(shí)間及連續(xù)性

商標(biāo)使用的先后順序與“顯著性”認(rèn)定存在較大的聯(lián)系，通常情況下，商標(biāo)的首次使用者會(huì)利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，確定商標(biāo)的基本標(biāo)樣及使用商品或服務(wù)，因此商品或服務(wù)的來源的唯一指向通常歸于首次使用者，但是首次使用者并不一定使商標(biāo)通過使用獲得顯著性，因?yàn)橐坏┰诤蟮氖褂谜咄ㄟ^大范圍、高頻率的使用導(dǎo)致商標(biāo)首先在相關(guān)公眾中形成了新的含義，并導(dǎo)致相關(guān)公眾將該商標(biāo)與在后使用者對(duì)應(yīng)起來，此時(shí)的首次使用者就會(huì)陷入被動(dòng)，難以在“獲得顯著性”上得到認(rèn)可，僅剩在先使用的抗辯權(quán)來救濟(jì)。同時(shí)需要注意的是，商標(biāo)的使用要具有連續(xù)性，不管是自己使用，還是授權(quán)他人的使用，因?yàn)橹袛嘈允褂脮?huì)使使用證據(jù)出現(xiàn)斷裂，難以保證前后使用的一致性、連貫性。

(三)商標(biāo)的廣告宣傳及市場(chǎng)調(diào)研

“商標(biāo)獲得顯著性”認(rèn)定的出發(fā)點(diǎn)為消費(fèi)者的認(rèn)知。“只有出名，才有認(rèn)知”，而廣而告之的最快捷方式就是通過廣告宣傳。實(shí)踐中，商家往往通過平面廣告投放及促銷活動(dòng)等形式加大宣傳力度，旨在讓消費(fèi)者將商標(biāo)與使用者建立穩(wěn)定、唯一的對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)，需要將大量的廣告支出通過書面的形式(如廣告專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等)固定下來，成為“商標(biāo)獲得顯著性”的重要依據(jù)。

鑒于消費(fèi)者的認(rèn)知屬于主觀范疇，自由裁量的范圍較廣，因此客觀的市場(chǎng)調(diào)研就顯得格外重要。這方面我們可以參考國外的判例，在認(rèn)定“商標(biāo)獲得顯著性”的過程中，適當(dāng)委派權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)者對(duì)該商標(biāo)的認(rèn)知情況進(jìn)行調(diào)研，采集消費(fèi)者的證言、對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行問卷調(diào)查，從而認(rèn)定該商標(biāo)是否在市場(chǎng)中形成了新的與實(shí)際使用者對(duì)應(yīng)的含義。

隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，商品和服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，“商標(biāo)獲得顯著性”制度逐漸成為促進(jìn)市場(chǎng)公平且有效競(jìng)爭(zhēng)的新常態(tài)。但是我國在該項(xiàng)制度上屬于后來者，并未形成統(tǒng)一、規(guī)范的認(rèn)定規(guī)則，需要在“利益平衡”的價(jià)值追求中合理改進(jìn)，形成從原則到規(guī)則的系統(tǒng)化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

[1]黃暉:《馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的法律保護(hù)》，法律出版社2001年版，第11頁。

[2]吳漢東:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，中國政法大學(xué)出版社2004版，第231頁。

[3]吳漢東:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，北京大學(xué)出版社2011年版，第252頁。

[4]北京市高級(jí)人民法院(2012)高行終字第256號(hào)行政判決書。

[5]北京市高級(jí)人民法院(2015)高行(知)終字第1077號(hào)行政判決書。

[6]例如單獨(dú)的廣告、產(chǎn)品樣品等屬于“象征性使用”。