很多律師在代理商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行維權(quán)的過程中，經(jīng)常遇到一些傍名牌者，或是“理直氣壯”或是“一臉無(wú)辜”地，拿出自己的商標(biāo)注冊(cè)證，抗議道：“瞧，我也是有商標(biāo)的啊，你告我干甚？”

有時(shí)代理人前期沒有對(duì)侵權(quán)主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，進(jìn)行充分的檢索研究，或者存在案外人授權(quán)等情況，導(dǎo)致前期知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息檢索不完備。當(dāng)對(duì)方突然亮出一紙商標(biāo)，千萬(wàn)別慌，睜大了雙眼看仔細(xì)對(duì)方商標(biāo)證上的信息，特別注意注冊(cè)商標(biāo)的形態(tài)，以及核定使用的商品范圍。

一、注冊(cè)商標(biāo)vs注冊(cè)商標(biāo)，原則上需要先通過行政途徑解決。

《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二條第二款規(guī)定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理”。

以上條款的第一句，確立了法院針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)告注冊(cè)商標(biāo)的處理原則。其邏輯在于，商標(biāo)的確權(quán)屬于行政機(jī)關(guān)的職責(zé)范圍，如果原告認(rèn)為對(duì)方商標(biāo)侵犯了自身商標(biāo)權(quán)，等于質(zhì)疑商標(biāo)局給對(duì)方頒發(fā)商標(biāo)證這個(gè)行為，那可以找商標(biāo)局解決，法院不能“越俎代庖”，故不予受理，并“告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決”。

這種情況，原告維權(quán)成本大大增加：首先要向商標(biāo)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)無(wú)效對(duì)方的商標(biāo)。而很多時(shí)候，即便商評(píng)委最終做出了無(wú)效決定，遇到一些和你“死磕”的對(duì)手，他們還會(huì)提起行政訴訟。一審、二審下來(lái)，原告不得不投入更多的時(shí)間和金錢。

所幸實(shí)踐中，眾多傍名牌的侵權(quán)案例，用到的并非第一句中的處理原則，而是后面一句例外情形：但書，由此省掉了許多大費(fèi)周章的環(huán)節(jié)。

二、但書：對(duì)方注冊(cè)商標(biāo)在實(shí)際使用中存在超越范圍的情形，應(yīng)予受理。

所謂“超越范圍”，主要指兩種情形：

第一種，超越了注冊(cè)商標(biāo)核定使用的范圍。比如被告的注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品，是第三類的化妝品，但實(shí)際使用的商品卻是第三十類的調(diào)味品。

第二種，超越了注冊(cè)商標(biāo)核定使用的形態(tài)，包括改變顯著特征、拆分、組合等方式。比如，被告核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)是“麥廣當(dāng)州老”，實(shí)際使用的是“廣州 麥當(dāng)勞”；再比如，被告核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)是“三米青”，實(shí)際使用的是“三精”；或者，被告擁有“夢(mèng)娜”、“麗莎”兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，實(shí)際卻是將這兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)合在一起使用，即“蒙娜麗莎”。

以上兩種情形，《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二條第二款明確了法院是“應(yīng)當(dāng)受理”。也就是說(shuō)，原告可以省去商標(biāo)無(wú)效等前置程序，而直接提起民事侵權(quán)訴訟，且對(duì)方不能再單純以其商標(biāo)合法注冊(cè)為由進(jìn)行抗辯。

三、為什么可訴？---《商標(biāo)法》的依據(jù)

商標(biāo)權(quán)兩種基本功能：專用權(quán)和排斥權(quán)。

所謂排斥權(quán)，是在相同或者類似商品上排斥他人注冊(cè)和使用相同或者近似商標(biāo)的權(quán)利，該內(nèi)容不在本文展開討論。

所謂專用權(quán)，《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限”。

對(duì)權(quán)利人自身來(lái)說(shuō)，這一條劃定了其專用權(quán)的權(quán)利邊界：只能在核準(zhǔn)使用的商品上使用核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，既不能隨意超越商品范圍，也不能隨意改變商標(biāo)形態(tài)，否則不享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

回到本文討論的主題，為什么《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》中，特別規(guī)定了對(duì)于原告以他人超出核定商品的范圍，或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同，或者近似為由提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)予以受理？就在于此刻的被告使用注冊(cè)商標(biāo)不合規(guī)范，已經(jīng)不能拿其商標(biāo)證（注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)）作為擋箭牌了。

四、超越范圍的判斷

（一）超越商品范圍

《商標(biāo)法》第二十二條第一款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報(bào)使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱，提出注冊(cè)申請(qǐng)”，第二十三條規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊(cè)申請(qǐng)”，因而在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中，商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的類別及商品名稱，直接決定了注冊(cè)商標(biāo)的使用范圍，如果實(shí)際使用的商品不在注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品的范圍內(nèi)，即“超出核定商品的范圍”。

在實(shí)踐中，部分代理人喜歡搬出《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一、十二條規(guī)定，認(rèn)為在類似商品上使用并未超出商標(biāo)專用權(quán)的范圍，但其實(shí)這是混淆了專用權(quán)和排斥權(quán)的概念。

（二）超越商標(biāo)形態(tài)，即改變顯著特征、拆分、組合等方式使用商標(biāo)

怎么判斷是否超越商標(biāo)形態(tài)呢，本質(zhì)上是判斷實(shí)際使用的商標(biāo)，是否改變了原注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，進(jìn)而變?cè)斐隽艘粋�(gè)“新商標(biāo)”。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：“實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用”。實(shí)踐中，商標(biāo)注冊(cè)人在實(shí)際使用商標(biāo)過程中，對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行了細(xì)微的改變，如果這種改變沒有改變注冊(cè)商標(biāo)原有形態(tài)的顯著特征，難以產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的視覺效果，可以不認(rèn)為是改變了商標(biāo)進(jìn)行使用。例如，僅僅改變組合商標(biāo)標(biāo)識(shí)的一小部分，而該部分在整個(gè)商標(biāo)中所占比例極小，且字體較小。

以上的一些判斷標(biāo)準(zhǔn)，需要結(jié)合個(gè)案進(jìn)行具體分析，特別是關(guān)于“是否改變了商標(biāo)的顯著特征”這種明顯帶有主觀色彩的判斷，最終的落腳點(diǎn)，是說(shuō)服居中裁判的法官，要考驗(yàn)代理人的說(shuō)理分析能力。

創(chuàng)品律師近期代理國(guó)內(nèi)某知名膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌起訴某公司及其關(guān)聯(lián)公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，迎來(lái)一審勝訴判決，該案即是一典型的被告不規(guī)范使用其注冊(cè)商標(biāo)，并侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的案例。本案中，法院最終采納了創(chuàng)品律師在本文的觀點(diǎn)，認(rèn)定被告侵權(quán)成立，判決被告賠償經(jīng)濟(jì)損失數(shù)十萬(wàn)并登報(bào)澄清事實(shí)、消除影響。